I många rättsordningar (framför allt i USA) är det inte tillåtet att ha flera beroende krav. Det är därför vanligt att ha ett huvudkrav 1, med ett antal beroende krav som alla är kopplade till krav 1. I USA är detta i allmänhet inte något problem, eftersom det vanligtvis är tillåtet att lägga till föremålet för ett antal av de beroende kraven till krav 1.
Europeiska patentverket (EPO) har dock en annan uppfattning. Om två beroende krav båda endast är beroende av krav 1, anser EPO vanligtvis att det innebär att nytt innehåll läggs till om man inför båda kraven i krav 1 (såvida inte just denna kombination beskrivs i beskrivningen). EPO anser att om det inte förekommer flera beroenden har kombinationen av två underkrav inte beskrivits. Detta är anledningen till att det är viktigt att använda flera beroende krav inför EPO. Ett nytt beslut från överklagandenämnderna visar dock att detta inte alltid räcker.
Det beviljade europeiska patentet EP2909144 omfattade 27 patentkrav, där kraven 1–18 avsåg ett förfarande och kraven 19–27 avsåg ett material. När invändning gjordes mot patentet lämnade innehavaren in en ny huvudbegäran där föremålet för kraven 4, 9, 11, 13 och 17 lades till i krav 1. Invändningsavdelningen godtog att det nya kravet 1 stöddes av ansökan i den form den lämnats in, eftersom alla dessa krav ursprungligen var beroende av varandra i flera beroendeförhållanden. Patentet upphävdes dock ändå på grund av bristande patenterbarhet mot bakgrund av känd teknik.
Överklagandenämnden har intagit en annan ståndpunkt. I ärendet T 1137/21 drar nämnden slutsatsen att ”Krav 1 motsvarar således ett flerfaldigt urval ur ett stort antal listor och möjligheter utan någon specifik vägledning. I motsats till vad klaganden hävdar ställs fackmannen inför ny information. Även om kärnan i uppfinningen (t.ex. såsom illustreras av uppfinnings exemplen) kan ha förblivit densamma, har gränserna för det ämne som ska skyddas förändrats på ett sätt som inte direkt och entydigt kan härledas från ansökan i dess ursprungliga utformning, särskilt med tanke på det stora antalet val som gjorts”. I motiveringen konstaterar överklagandenämnden även att ”Antalet urval och antalet alternativ inom varje urval spelar definitivt en roll”.
Styrelsen hävdar att ”krav 1 är resultatet av ett flera urval av en mycket specifik kombination av kännetecken från olika underordnade krav enligt den ursprungliga ansökan. Dessa urval har gjorts bland ett stort antal möjligheter och olika grader av preferens”. I beslutet konstateras att ”inget av alternativen i de underordnade kraven 2, 3, 5–8, 10, 12, 14–16 och 18, såsom de ursprungligen inlämnades, har införts i krav 1”. Överklagandenämnden drar slutsatsen att ”med tanke på det stora antalet möjligheter kan föremålet för det aktuella krav 1 inte direkt och entydigt härledas från de underordnade kraven, inte ens när den allmänna delen av beskrivningen beaktas”.
Nämnden konstaterar att ”Krav 1 motsvarar således ett flerfaldigt urval ur ett stort antal listor och möjligheter utan någon specifik hänvisning”. Man skulle kunna anse att de beroende kraven i sig utgör en vägledning till vad som anses vara föredragna utföringsformer av uppfinningen. Det räcker dock uppenbarligen inte för kammaren att det endast fanns 17 beroende krav, vilka alla var beroende av varandra. Istället betonar de att ”klaganden inte har angett en enda passage i den ursprungliga ansökan som – i kombination – beskriver kännetecknen i krav 1 i huvudyrkandet”.
Överklagandenämnden i ärende T 1137/21 anser inte att rättspraxis är splittrad i denna fråga. Efter att ha hänvisat till beslutet i ärende T 1621/16, där det anges att ”ansökan i sin ursprungliga form måste innehålla en hänvisning till den kombination av kännetecken som följer av det flerfaldiga urvalet. Sådana hänvisningar kan ges genom exemplen om de fortfarande omfattas av det ändrade kravet”, hävdar den att ”det fall som ligger till grund för T 1621/16 och det aktuella fallet inte är jämförbara, och slutsatserna i T 1621/16 kan inte tillämpas som sådana på detta fall”. Det är värt att notera att överklagandenämnden instämde i att exemplen fortfarande omfattades av det ändrade kravet i det aktuella fallet.
Enligt T 1137/21 räcker det alltså inte nödvändigtvis med att använda ett begränsat antal beroende krav med flera beroenden för att säkerställa att dessa krav kan kombineras – de exempel som anges i ansökan kan också behöva tydligt visa vilka kombinationer av kännetecken som ska omfattas av kraven.
Man kan hävda att ärende T 1137/21 skulle kunna anses avse endast kemins område, eftersom det är inom detta område som urval av specifika kombinationer av kännetecken ur ett stort antal alternativ oftast sker. Det finns dock inget i beslutet som uttryckligen begränsar dess tillämplighet till kemins område, och (vilket framgår av t.ex. T 1137/21) har överklagandenämnderna tidigare ansett det lämpligt att tillämpa rättspraxis med ursprung i kemins område även inom andra områden.
Det återstår att se om ärende T 1137/21 avser en specifik situation utan bredare tillämpning, eller om detta beslut tyder på att synsättet på tillagt material vid sammanläggning av beroende krav har blivit ännu strängare än tidigare vid EPO.
För mer information, vänligen kontakta författaren eller din vanliga patentombud hos Barker Brettell.
”Exemplen kan behöva tydligt visa de kombinationer av kännetecken som ska omfattas av patentkraven.”
