Dans de nombreuses juridictions (notamment aux États-Unis), la dépendance multiple des revendications n'est pas autorisée. Il est donc courant d'avoir une revendication principale (la revendication 1), à laquelle sont liées plusieurs revendications dépendantes. Aux États-Unis, cela ne pose généralement pas de problème, car l'ajout de l'objet de plusieurs revendications dépendantes à la revendication 1 est généralement autorisé.
L’Office européen des brevets (OEB) adopte toutefois un point de vue différent. Si deux revendications dépendantes dépendent toutes deux uniquement de la revendication 1, l’ajout de l’objet de ces deux revendications à la revendication 1 est généralement considéré par l’OEB comme constituant un élément nouveau (à moins que cette combinaison spécifique ne soit divulguée dans la description). L’OEB estime que, en l’absence de dépendances multiples, la combinaison de deux sous-revendications n’a pas été divulguée. C’est la raison pour laquelle il est important d’utiliser des revendications dépendantes multiples devant l’OEB. Toutefois, une nouvelle décision des chambres de recours montre que cela peut ne pas toujours suffire.
Le brevet européen EP2909144 délivré comportait 27 revendications, les revendications 1 à 18 portant sur un procédé et les revendications 19 à 27 sur un matériau. Lorsqu’une opposition a été formée contre ce brevet, le titulaire a déposé une nouvelle requête principale dans laquelle l’objet des revendications 4, 9, 11, 13 et 17 a été ajouté à la revendication 1. La division d’opposition a admis que la nouvelle revendication 1 était étayée par la demande telle que déposée, car toutes ces revendications dépendaient initialement les unes des autres dans le cadre de dépendances multiples. Toutefois, le brevet a tout de même été révoqué pour défaut de brevetabilité au regard de l’état de la technique.
La Chambre a adopté un point de vue différent. Elle conclut dans l’affaire T 1137/21 que « la revendication 1 correspond donc à une sélection multiple parmi un grand nombre de listes et de possibilités, sans indication précise. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’homme du métier se trouve confronté à de nouvelles informations. Si le cœur de l’invention (tel qu’illustré, par exemple, par les exemples inventifs) est peut-être resté le même, les limites de l’objet à protéger ont changé d’une manière qui ne peut être déduite directement et sans ambiguïté de la demande telle qu’elle a été déposée initialement, compte tenu notamment du grand nombre de sélections effectuées». Dans son exposé des motifs, la chambre précise également que « le nombre de sélections et le nombre d’alternatives au sein de chaque sélection jouent indéniablement un rôle ».
La Chambre fait valoir que « la revendication 1 résulte d’une sélection multiple d’une combinaison très spécifique de caractéristiques issues de différentes revendications dépendantes telles qu’elles avaient été déposées à l’origine. Ces sélections sont effectuées parmi de nombreuses possibilités et selon différents degrés de préférence». Il est noté dans la décision qu’« aucune des options des revendications dépendantes 2, 3, 5 à 8, 10, 12, 14 à 16 et 18 telles qu’elles avaient été déposées initialement n’a été insérée dans la revendication 1 ». La chambre conclut que « compte tenu du nombre considérable de possibilités, l’objet de la revendication 1 en cause ne peut être déduit directement et sans ambiguïté des revendications dépendantes, même en tenant compte de la partie générale de la description ».
La Chambre indique que « la revendication 1 correspond donc à une sélection multiple parmi un grand nombre de listes et de possibilités, sans indication précise ». On pourrait considérer que les revendications dépendantes constituent en elles-mêmes une indication de ce qui est considéré comme les modes de réalisation préférés de l’invention. Cependant, le fait qu’il n’y ait eu que 17 revendications dépendantes, toutes interdépendantes, ne semble pas suffire à la Chambre. Celle-ci souligne au contraire que « le requérant n’a pas indiqué un seul passage de la demande initiale qui divulgue – en combinaison – les caractéristiques de la revendication 1 de la requête principale ».
Dans l’affaire T 1137/21, la Chambre ne considère pas que la jurisprudence présente des divergences sur cette question. Après avoir rappelé que la décision rendue dans l’affaire T 1621/16 stipule que « la demande telle qu’elle a été déposée initialement doit comporter une indication de la combinaison de caractéristiques résultant de la sélection multiple. De telles indications peuvent être fournies par les exemples s’ils relèvent toujours de la revendication modifiée », elle fait valoir que « l’affaire à l’origine de la décision T 1621/16 et la présente affaire ne sont pas comparables, et que les conclusions de la décision T 1621/16 ne peuvent pas s’appliquer telles quelles à la présente affaire ». Il convient de noter que la Chambre a reconnu que les exemples relevaient toujours de la revendication modifiée dans la présente affaire.
Selon la décision T 1137/21, il peut donc ne pas suffire de recourir à un nombre limité de revendications dépendantes comportant plusieurs dépendances pour garantir que ces revendications puissent être combinées: il peut également être nécessaire que les exemples fournis dans la demande illustrent spécifiquement les combinaisons de caractéristiques qui doivent faire l'objet de la revendication.
On pourrait faire valoir que l’affaire T 1137/21 pourrait être considérée comme ne concernant que le domaine de la chimie, puisque c’est dans ce domaine que s’effectuent le plus souvent des sélections de combinaisons spécifiques de caractéristiques parmi un grand nombre d’alternatives. Toutefois, rien dans cette décision ne limite explicitement son applicabilité au domaine de la chimie et (comme le montre par exemple l’affaire T 1137/21), les chambres de recours ont déjà jugé opportun d’appliquer une jurisprudence issue du domaine de la chimie à d’autres domaines également.
Reste à voir si l'affaire T 1137/21 concerne une situation spécifique sans application plus large, ou si cette décision indique que la position de l'OEB sur l'ajout d'éléments lors de la combinaison de revendications dépendantes est devenue encore plus stricte qu'auparavant.
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« Il peut s'avérer nécessaire que les exemples illustrent précisément les combinaisons de caractéristiques faisant l'objet de la revendication. »
