많은 관할권(특히 미국)에서는 청구항 간의 다중 종속 관계가 허용되지 않습니다. 따라서 주 청구항 1개와, 이 청구항 1에 모두 연결된 여러 종속 청구항을 두는 것이 일반적입니다. 미국에서는 여러 종속 청구항의 대상 사항을 청구항 1에 추가하는 것이 일반적으로 허용되므로, 이는 대개 문제가 되지 않습니다.
그러나 유럽특허청(EPO)은 다른 견해를 가지고 있습니다. 두 개의 종속 청구항이 모두 청구항 1에만 종속되는 경우, 이 두 청구항의 대상 사항을 청구항 1에 추가하는 것은 (설명서에 해당 특정 조합이 공개되어 있지 않은 한) 일반적으로 EPO에 의해 새로운 내용의 추가로 간주됩니다. EPO는 다중 종속 관계가 없는 경우, 두 하위 청구항의 조합이 공개되지 않은 것으로 간주합니다. 이것이 바로 EPO에서 다중 종속 청구항을 사용하는 것이 중요한 이유입니다. 그러나 항소심 위원회의 새로운 결정에 따르면, 이것이 항상 충분한 조치가 아닐 수도 있음이 드러났습니다.
등록된 유럽 특허 EP2909144에는 27개의 청구항이 있었으며, 그중 청구항 1~18은 공정에 관한 것이었고, 청구항 19~27은 재료에 관한 것이었다. 이 특허에 대해 이의신청이 제기되자, 특허권자는 청구항 4, 9, 11, 13 및 17의 대상 사항을 청구항 1에 추가한 새로운 주청구를 제출했다. 이의신청심판부는 이러한 청구항들이 원래 다중 종속 관계로 서로 종속되어 있었기 때문에, 새로운 청구항 1이 출원 당시의 명세서에 의해 뒷받침된다는 점을 인정했다. 그러나 선행기술에 비추어 볼 때 특허성이 부족하다는 이유로 특허는 여전히 취소되었다.
심판부는 다른 견해를 제시했다. 심판부는 T 1137/21 사건에서 “따라서 청구항 1은 구체적인 지침 없이 수많은 목록과 가능성 중에서 여러 가지를 선택한 것에 해당한다”고 결론지었다. 항소인의 견해와는 달리, 당업자에게는 새로운 정보가 제시된다. 발명의 핵심(예: 발명 예시에서 설명된 바와 같이)은 동일하게 유지되었을지 모르나, 특히 수행된 다수의 선택을 고려할 때, 보호 대상의 범위는 원래 출원된 명세서에서 직접적이고 명확하게 도출될 수 없는 방식으로 변경되었다.” 심의를 통해 심판부는 또한 “선택의 횟수와 각 선택 항목 내의 대안 수는 분명히 중요한 역할을 한다”고 명시하고 있다.
심판부는 “청구항 1은 원래 출원된 여러 종속 청구항에서 매우 구체적인 특징 조합을 여러 차례 선별한 결과물이다. 이러한 선별은 수많은 가능성과 다양한 선호도 수준중에서 이루어졌다”고 주장한다. 이 결정문에서는 “원래 출원된 종속 청구항 2, 3, 5~8, 10, 12, 14~16 및 18의 어떤 옵션도 청구항 1에 삽입되지 않았다”고 명시되어 있다. 심판부는 “가능성의 수가 워낙 많다는 점을 고려할 때, 설명의 일반 부분을 고려하더라도 문제의 청구항 1의 대상은 종속 청구항들로부터 직접적이고 모호함 없이 도출될 수 없다”고 결론지었다.
심판부는 “따라서 청구항 1은 구체적인 지시 사항 없이 수많은 목록과 가능성 중에서 여러 가지를 선택한 것에 해당한다”고 밝히고 있다. 종속 청구항 자체가 본 발명의 바람직한 실시예로 간주되는 내용을 가리키는 지표라고 볼 수도 있다. 그러나 상호 의존적인 종속 청구항이 단 17개뿐이었다는 사실만으로는 심사위원회에 있어 충분하지 않은 것으로 보인다. 대신 심사위원회는 “상소인이 주청구의 청구항 1의 특징들을 조합하여 공개하고 있는 원출원의 구절을 단 한 군데도 제시하지 않았다”고 강조하고 있다.
T 1137/21 사건에서 심판부는 이 문제에 대해 판례가 엇갈린다고 보지 않는다. 심판부는 T 1621/16 사건의 결정에서 “원래 제출된 출원서에는 다중 선택의 결과로 도출된 특징의 조합에 대한 지침이 포함되어야 한다. 이러한 지시는 예시가 여전히 수정된 청구범위에 포함되는 경우 예시를 통해 제공될 수 있다”는 T 1621/16 사건의 결정을 인용한 후, “T 1621/16 사건의 사안과 본 사건은 비교할 수 없으며, T 1621/16 사건의 결론을 본 사건에 그대로 적용할 수 없다”고 주장한다. 심판부는 본 사건에서 예시가 여전히 수정된 청구범위에 포함된다는 점에 동의했다는 점은 주목할 만하다.
T 1137/21에 따르면, 이러한 청구항들을 조합할 수 있도록 보장하기 위해서는 다중 종속 관계를 가진 소수의 종속 청구항을 사용하는 것만으로는 충분하지 않을 수 있으며, 출원서에 제시된 예시에서도 청구하려는 특징들의 조합을 구체적으로 보여줄 필요가 있을 수 있다.
T 1137/21 사건은 수많은 대안 중에서 특정 특징 조합을 선별하는 일이 가장 빈번하게 발생하는 분야가 화학 분야이므로, 이 사건은 화학 분야에만 관련된 것으로 간주될 수 있다는 주장이 제기될 수 있다. 그러나 해당 결정에는 그 적용 범위를 화학 분야로 명시적으로 제한하는 내용이 없으며, (예를 들어 T 1137/21 사건에서 입증된 바와 같이) 항소심위원회는 과거에도 화학 분야에서 비롯된 판례를 다른 분야에도 적용하는 것이 타당하다고 판단한 바 있다.
T 1137/21 사건이 광범위한 적용이 없는 특정 상황에 국한된 것인지, 아니면 이 결정이 종속 청구항을 결합할 때의 ‘추가된 내용’에 대한 유럽특허청(EPO)의 입장이 이전보다 더욱 엄격해졌음을 시사하는 것인지는 아직 지켜봐야 할 일이다.
자세한 내용을 확인하시려면 저자나 평소 거래하시는 Barker Brettell 특허 변리사에게 문의해 주시기 바랍니다.
“예시에는 청구 대상인 특징들의 조합이 구체적으로 나타나야 할 수도 있다”
