合并从属权利要求是否会增加新的内容?

在许多司法管辖区(最典型的是美国),不允许权利要求之间存在多重从属关系。因此,通常会设定一个主权利要求1,并有一系列从属权利要求均与权利要求1相关联。在美国,这通常不会造成问题,因为将若干从属权利要求的技术方案添加到权利要求1中通常是被允许的。

然而,欧洲专利局(EPO)持不同观点。如果两个从属权利要求均仅从属于权利要求1,那么将这两个权利要求的主题内容一并加入权利要求1中,通常会被欧洲专利局视为增加了新内容(除非该特定组合已在说明书中公开)。 欧洲专利局认为,如果不存在多重从属关系,则两个从属权利要求的组合即未被公开。这就是为什么在欧洲专利局申请时使用多重从属权利要求至关重要。然而,上诉委员会的一项新裁决表明,这可能并不总是足够的。

已授权的欧洲专利EP2909144共有27项权利要求,其中权利要求1至18涉及一种方法,权利要求19至27涉及一种材料。 当该专利遭到异议时,专利权人提交了一项新的主要请求,将权利要求4、9、11、13和17所涉及的技术方案并入权利要求1。异议部门认可新的权利要求1得到了原申请文件的支持,因为这些权利要求最初通过多重从属关系相互从属。然而,鉴于现有技术,该专利仍因缺乏可专利性而被撤销。

上诉委员会持不同观点。他们在T 1137/21案中得出结论:“因此,权利要求1相当于在没有具体指针的情况下,从大量列表和可能性中进行多重选择。 与上诉人的观点相反,本领域技术人员获得了新的信息。虽然发明的核心(例如如发明实施例所示)可能保持不变,但受保护主题的边界已发生变化,这种变化无法直接且明确地从最初提交的申请中推导 出来,特别是考虑到所作出的选择数量众多”。 在讨论中,合议组还指出:“选择项的数量以及每个选择项内的备选方案数量无疑起到了作用”。

董事会认为,“权利要求1是通过对最初提交的各从属权利要求中非常具体的特征组合进行多次筛选而得出的结果。这些筛选是从众多可能性以及不同优先级中进行的”。 该决定中指出:“最初提交的从属权利要求2、3、5至8、10、12、14至16以及18中的任何选项均未被纳入权利要求1”。 合议组得出结论称:“鉴于可能性数量庞大,即使将说明书的一般部分考虑在内,争议的第1项权利要求所涉及的主题也无法直接且明确地从从属权利要求中推导出来”。

合议组指出:“因此,权利要求1对应于从大量列表和可能性中进行的多重选择,且未提供具体的指向。” 人们可能会认为,从属权利要求本身就指向了本发明的优选实施方式。然而,对于上诉委员会而言,仅存在17项相互从属的从属权利要求显然是不够的。相反,他们强调:“上诉人未指出原始申请中的任何一段内容,能够——以组合形式——公开主请求第1项权利要求所载的特征”。

T 1137/21案的合议组认为,关于这一问题的判例法并无分歧。在援引T 1621/16案的裁决时,该裁决指出:“最初提交的申请必须包含指向由多项选择所产生的特征组合的提示。 如果这些实施例仍属于修改后的权利要求范围,则可作为此类指示”,并据此辩称:“T 1621/16案所涉情形与本案不可相提并论,且T 1621/16案的结论不能直接套用于本案”。值得注意的是,合议组在该案中认可了实施例仍属于修改后的权利要求范围这一事实。

根据T 1137/21案,仅使用数量有限且具有多重从属关系的从属权利要求,可能不足以确保这些权利要求能够被组合——申请中列举的示例可能还需要具体说明拟主张的特征组合。

有人可能会认为,T 1137/21 案仅涉及化学领域,因为在该领域中,从大量备选方案中选取特定特征组合的情况最为常见。 然而,该裁决中没有任何内容明确将其适用范围限制在化学领域,而且(如T 1137/21案所示),上诉委员会此前曾认为,将源于化学领域的判例法也适用于其他领域是恰当的。

目前尚不清楚T 1137/21案是否仅涉及一种特定情况而无更广泛的适用性,还是该裁决表明,欧洲专利局在合并从属权利要求时对“新增内容”的立场已比以往更加严格。

如需了解更多信息,请联系本文作者或 您惯常合作的Barker Brettell专利代理人。

“这些实施例可能需要具体展示拟主张的特征组合”

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