従属請求項を組み合わせることで、新たな事項が追加されるのでしょうか？

多くの法域（とりわけ米国）では、クレームの多重従属は認められていません。そのため、主クレーム1を1つ設け、それに複数の従属クレームをすべて関連付けるのが一般的です。米国では、通常、複数の従属クレームの発明内容を主クレーム1に追加することが認められているため、これについては概して問題となりません。

しかし、欧州特許庁（EPO）は異なる見解をとっています。2つの従属請求項がいずれも請求項1のみに依存している場合、その両方の主題を請求項1に追加することは、通常、EPOによって新規事項の追加とみなされます（その特定の組み合わせが明細書に開示されている場合を除く）。 EPOは、複数の従属関係が存在しない場合、2つの従属請求項の組み合わせは開示されていないと見なしている。これが、EPOにおいて複数の従属請求項を用いることが重要とされる理由である。しかし、審判部による新たな決定によれば、これだけでは必ずしも十分ではない可能性があることが示されている。

特許権が認められた欧州特許EP2909144には27項目の請求項があり、そのうち請求項1～18は方法に関するものであり、請求項19～27は材料に関するものであった。当該特許に対して異議申立てがなされた際、特許権者は、請求項4、9、11、13および17の発明内容を請求項1に追加した新たな主請求を提出した。異議審理部は、これらの請求項が当初、複数の依存関係において互いに依存していたことから、新たな請求項1が出願時の明細書によって裏付けられていることを認めた。しかし、先行技術に照らして特許性が欠如しているとして、特許は依然として取り消された。

審判部は異なる見解を示した。同部はT 1137/21において、「したがって、請求項1は、具体的な指針なしに、多数のリストや可能性の中から複数を選択したものに相当する」と結論付けている。上訴人の見解とは対照的に、当業者は新たな情報を提示されている。発明の核心（例えば、実施例に示されているようなもの）は変わっていないかもしれないが、特に多数の選択が行われたことを踏まえると、保護対象となる事項の範囲は、当初提出された出願から直接的かつ明確に導き出せないような形で変化している」。審理において、審判部はさらに、「選択の回数および各選択における選択肢の数は、間違いなく重要な役割を果たしている」とも述べている。

審決は、「請求項1は、当初出願時の異なる従属請求項から、極めて具体的な特徴の組み合わせを複数選択した結果である。これらの選択は、数多くの可能性と異なる優先度の範囲の中から行われたものである」と論じている。決定書には、「当初提出された従属請求項2、3、5～8、10、12、14～16および18のいずれの選択肢も、請求項1には組み込まれていない」と記されている。審判部は、「可能性の数が極めて多いため、明細書の一般部分を考慮に入れたとしても、係争中の請求項1の発明内容は、従属請求項から直接かつ明確に導き出すことはできない」と結論付けている。

審決は、「したがって、請求項1は、特定の指針なしに、多数のリストや可能性の中から複数を選択することに相当する」と述べている。従属請求項そのものが、本発明の好ましい実施形態とみなされるものへの指針であると考えられるかもしれない。しかし、審決委員会にとっては、相互に依存し合う従属請求項がわずか17件しかなかったという事実だけでは、明らかに不十分であるようだ。その代わりに、同委員会は、「上訴人は、主請求の請求項1の特徴を組み合わせた形で開示している、原出願の箇所を一つも指摘していない」と強調している。

T 1137/21事件における審判部は、この問題に関して判例に相違はないと考えている。T 1621/16事件の決定において、「当初提出された出願には、複数の選択から生じる特徴の組み合わせへの指し示しが含まれていなければならない。「そのような指し示しは、例が依然として補正後の請求項の範囲内にある限り、例によって提供され得る」と述べていることを踏まえた上で、審判部は、「T 1621/16の事案と本件は比較可能ではなく、T 1621/16の結論をそのまま本件に適用することはできない」と主張している。なお、審判部は、本件において例が依然として補正後の請求項の範囲内にあるという点については同意していたことに留意すべきである。

T 1137/21によれば、これらの請求項を組み合わせることができることを確実にするためには、複数の従属関係を持つ従属請求項を限られた数だけ用いるだけでは不十分である可能性がある。出願に記載された実施例においても、請求の範囲に含めるべき特徴の組み合わせを具体的に示す必要がある場合がある。

T 1137/21は、多数の選択肢の中から特定の特徴の組み合わせを選定することが最も頻繁に行われるのが化学分野であるため、同決定は化学分野にのみ関連すると見なされる可能性があるという主張がなされるかもしれない。しかし、同決定には、その適用範囲を化学分野に明示的に限定する記述は一切なく、（例えばT 1137/21が示すように）審判部はこれまで、化学分野に由来する判例法を他の分野にも適用することが妥当であると判断してきた。

T 1137/21が、より広範な適用可能性のない特定の状況に関するものなのか、あるいはこの決定が、従属請求項を組み合わせた場合の追加事項に関する見解が、EPOにおいて以前よりもさらに厳格になったことを示唆しているのかは、今後の展開を見守る必要がある。

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