Europeiska patentverket (EPO) lägger inte särskilt stor vikt vid beskrivningen i ett beviljat patent när man tolkar patentkraven. Till skillnad från i andra rättsordningar (framför allt USA) anser EPO vanligtvis att skyddsomfånget definieras av patentkraven, och endast av dessa. Huruvida detta bör vara fallet är en central fråga i två kommande hänskjutna ärenden till EPO:s utvidgade överklagandenämnd. Det är också viktigt att notera att EPO inte har ansvar för att avgöra om ett beviljat patent har kränkts – det är något som skulle prövas av en nationell domstol eller den enhetliga patentdomstolen (UPC), och i vissa jurisdiktioner (till exempel Storbritannien) skulle beskrivningen användas som vägledning för att tolka även patentkrav som vid första anblicken verkade vara tydliga i sig.
I ärende T 0439/22 har överklagandenämnden konstaterat att ”ärendet kretsar kring frågan om beskrivningen ska beaktas även vid tolkningen av ett krav som innehåller en påstått tydlig formulering”. I det invändningsföremålet (EP3076804) används i patentkraven termen ”samlat ark”, vilket invändningsavdelningen i sitt beslut ansåg ha ”en tydlig och vedertagen betydelse inom teknikområdet”. Invändaren/klaganden har hänvisat till de många beslut från överklagandenämnden som slår fast att patentet utgör sin egen ordbok, och hävdat att eftersom termen ”samlad” har en definition i beskrivningen måste denna definition användas för att fastställa innebörden av termen ”samlad” i patentkraven. I beskrivningen anges att ”I detta sammanhang betyder termen ’samlad’ att arket av tobaksmaterial är vikat, vänd eller på annat sätt komprimerat eller sammandraget väsentligen tvärs över stavens cylindriska axel”. Huruvida denna definition används vid tolkningen av patentkravet blir av betydelse eftersom den åberopade kända tekniken beskriver ett spiralformigt lindat material.
Överklagandenämnden anser att det föreligger behov av att ärendet hänskjuts till den utvidgade överklagandenämnden, eftersom den anser att det föreligger en avvikelse mellan överklagandenämndernas rättspraxis och den nationella respektive multinationella rättspraxisen. Överklagandenämnden hänvisar till målen T 169/20 och T 1473/19 som exempel på denna avvikande rättspraxis.
I T 169/20 konstaterar kammaren att ”beskrivningen bör endast användas som stöd för tolkningen av kraven i undantagsfall där uppfinningens föremål och/eller dess tekniska sammanhang behöver klargöras”.
I T 1473/19 konstaterar kammaren att ”beskrivningen och ritningarna ger kontextspecifik information om det påstådda föremålet. Att beakta denna information vid tolkningen av ett patentkrav ur en fackmans synvinkel gör tolkningen av kravet mer exakt, vilket bidrar till rättssäkerheten; detta gäller i ännu högre grad om, vilket ofta är fallet, patentinnehavarna använder termer på ett egenartat sätt i kraven”, men även att ”Dessutom, även om det inte från början kan uteslutas att ett visst kravsinslag, när det tolkas mot bakgrund av beskrivningen och ritningarna, kan ha en annan betydelse än den skulle ha om det tolkades isolerat, skulle det strida mot principen om kravens företräde om detta tillät att kravsinslag definierades i beskrivningen efter behag, även på sätt som inte alls är förenliga med inslagets vanliga betydelse. Kravens företräde begränsar därför också i vilken utsträckning beskrivningen kan fungera som en ordbok för de termer som används i kraven”.
Överklagandenämnden konstaterar i ärende T 0439/22 även att hänskjutandet är viktigt eftersom ”en snäv tolkning av kravtexten, där man bortser från en definition som anges i beskrivningen, skulle stå i strid med en bredare tolkning av nationella domstolar eller UPC när dessa senare under patentets giltighetstid ska pröva det beviljade kravet”.
Den utvidgade överklagandenämnden kommer endast att ta upp ärendet till prövning om den anser att ovanstående faktiskt utgör en tillräckligt avvikande rättspraxis för att motivera en prövning.
Frågan om beskrivningen påverkar tolkningen av vad som annars anses vara ett tydligt krav är relevant även i förhållande till EPO:s skärpta krav på att anpassa beskrivningen till de beviljade kraven (där det enligt EPO:s riktlinjer krävs att utföringsformer som inte längre omfattas av kraven måste strykas ur beskrivningen, eller att det tydligt anges att sådana utföringsformer inte omfattas av kraven). Detta är ett problematiskt krav, eftersom det ofta inte är enkelt att avgöra om en utföringsform faktiskt omfattas av kraven, och eventuella fel i detta avseende kan begränsa kraven på ett omotiverat sätt. Detta gäller särskilt om utfallet av hänskjutandet i ärende T 0439/22 blir att beskrivningen ska beaktas även vid tolkningen av ett krav som innehåller en påstått tydlig formulering.
I ärende T 1989/18 drog kammaren slutsatsen att det inte finns någon rättslig grund för att kräva en ändring av beskrivningen när sökanden vägrar att göra ändringen. Granskningsavdelningen hade avslagit ansökan med stöd av artikel 84 i EPC, enligt vilken kraven ”ska vara tydliga och koncisa och stödjas av beskrivningen”. Överklagandenämnden ansåg dock inte att artikel 84 i EPC (eller någon annan del av EPC) utgjorde en rättslig grund för att kräva att ändringar skulle göras i beskrivningen.
I ärende T0056/21 vägrade sökanden att stryka ”kravliknande formuleringar” i beskrivningen, varför granskningsavdelningen avslog ansökan. Samma överklagandenämnd som i ärende T 1989/18 har föreslagit att ärendet ska hänskjutas till den utvidgade överklagandenämnden på grund av divergerande rättspraxis ”i frågan om huruvida en anpassning av beskrivningen kan krävas enligt artikel 84 i EPC i fall av inkonsekvenser i omfattningen mellan det som görs gällande i patentkraven och den uppfinning som beskrivs i beskrivningen” (andra överklagandenämnder har inte kommit fram till samma slutsatser som denna nämnd gjorde i T 1989/18).
Eftersom sökanden har samtyckt till hänskjutandet är det troligt att ett sådant kommer att ske. Som nämnts ovan kommer dock den utvidgade överklagandenämnden endast att anse hänskjutandet vara tillåtligt om den anser att rättspraxis är tillräckligt divergerande för att motivera ett hänskjutande. Det nuvarande kravet på att anpassa beskrivningen till de beviljade kraven är problematiskt, eftersom det kan påverka både tolkningen av kraven och skyddsomfånget enligt ekvivalensprincipen i efterföljande intrångsförfaranden. Ett beslut från den utvidgade överklagandenämnden skulle förhoppningsvis klargöra i vilken utsträckning anpassningar av beskrivningen verkligen krävs för att erhålla ett beviljat europeiskt patent.
Om den utvidgade överklagandenämnden godtar att denna hänskjutning är tillåtlig, kan detta få en uppskjutande verkan på förfaranden som helt och hållet är beroende av utgången av hänskjutningen. En sökande som inte är nöjd med ett krav från granskningsavdelningen att ändra beskrivningen så att den överensstämmer med kraven, till exempel genom att utesluta vissa exempel, kan eventuellt få förfarandet uppskjutet.
För mer information, vänligen kontakta författaren eller din vanliga patentombud hos Barker Brettell.
”Det nuvarande kravet på att anpassa beskrivningen till de beviljade kraven är problematiskt”
