유럽특허청(EPO)은 청구항을 해석할 때 등록된 특허의 명세서에 큰 비중을 두지 않습니다. 다른 관할권(특히 미국)과 달리, EPO는 일반적으로 보호 범위가 청구항에 의해서만 정의된다고 간주합니다. 이러한 접근 방식이 타당한지는 곧 EPO 확대상소위원회에 회부될 두 건의 사건에서 핵심 쟁점이 될 것입니다. 또한 EPO는 등록된 특허의 침해 여부를 판단할 책임이 없다는 점도 주목할 필요가 있습니다. 이는 각국의 법원이나 단일특허법원(UPC)에서 다루는 사안이며, 일부 관할권(예: 영국)에서는 언뜻 보기에 그 자체로 명확해 보이는 청구항조차 해석할 때 명세서를 지침으로 활용하기도 합니다.
T 0439/22 사건에서 항소심위원회는 “이 사건의 핵심은, 명백한 문구로 주장되는 청구항을 해석할 때에도 명세서를 고려해야 하는지 여부에 달려 있다”고 밝혔다. 이의제기 대상 특허(EP3076804)의 청구항에는 “모인 시트(gathered sheet)”라는 용어가 사용되었으며, 이의신청심판부는 결정에서 이 용어가 “해당 기술 분야에서 명확하고 통용되는 의미를 지닌다”고 판단했다. 이의제기자/항소인은 “특허는 그 자체로 하나의 사전이다”는 취지의 수많은 항소심 판례를 인용하며, “gathered”라는 용어에 대해 명세서에 정의가 명시되어 있으므로, 청구항에서 “gathered” 용어의 의미를 확립할 때는 이 정의를 사용해야 한다고 주장했습니다. 명세서에는 “본 명세서에서 사용되는 ‘gathered’라는 용어는 담배 재료 시트가 막대의 원통형 축에 대해 실질적으로 횡방향으로 꼬이거나, 접히거나, 그 밖의 방식으로 압축되거나 수축되었음을 의미한다”고 명시되어 있다. 인용된 선행기술이 나선형으로 감긴 재료를 개시하고 있기 때문에, 청구항을 해석할 때 이 정의를 적용할지 여부가 중요해진다.
본 심판부는 항소심판부 간의 판례와 각국 및 다국적 판례 간에 견해 차이가 존재한다고 판단하므로, 확대항소심판부에 회부할 필요가 있다고 본다. 본 심판부는 T 169/20 및 T 1473/19 사건이 이러한 판례상의 차이를 보여준다고 주장하며 이를 인용한다.
T 169/20 사건에서 심판부는 “청구항을 해석하기 위해 명세서의 내용을 근거로 삼는 것은, 발명의 대상 및/또는 그 기술적 맥락을 명확히 할 필요가 있는 예외적인 경우에만 의존해야 한다”고 명시하고 있다.
T 1473/19 사건에서 심판부는 “명세서와 도면은 청구된 발명 대상에 대한 맥락별 정보를 제공한다. 해당 분야의 기술자의 관점에서 특허 청구항을 해석할 때 이러한 정보를 고려하면 청구항 해석의 정확성이 높아져 법적 확실성에 기여하게 되며, 특히 특허권자가 청구항에서 용어를 특이한 방식으로 사용하는 경우가 빈번한 경우에는 더욱 그러하다”고 밝혔으나, 동시에 다음과 같이 언급하기도 했다. “또한, 특정 청구항 특징이 명세서 및 도면을 고려하여 해석될 때, 이를 단독으로 해석했을 때와는 다른 의미를 가질 가능성을 애초부터 배제할 수는 없으나, 이를 허용하여 청구항 특징이 명세서에서 임의로 정의되거나, 심지어 해당 특징의 통상적인 의미와 전혀 부합하지 않는 방식으로 정의되는 것을 허용한다면, 이는 청구항의 우위 원칙에 위배될 것이다. 따라서 청구항의 우위성은 설명서가 청구항에 사용된 용어에 대한 사전 역할을 할 수 있는 범위를 제한하기도 한다”.
T 0439/22 사건에서 심판부는 또한 “명세서에 제시된 정의를 무시하고 청구항 문구를 좁게 해석하는 것은, 특허의 유효 기간 중 후일 등록된 청구항을 다룰 때 각국 법원이나 UPC가 내리는 더 폭넓은 해석과도 상충하게 될 것”이라는 이유로, 이 사안을 회부하는 것이 중요하다고 밝히고 있다.
확대상소위원회는 상기 판례가 실제로 상소를 정당화할 만큼 충분히 상이한 판례라고 판단하는 경우에만 해당 사건을 회부받기로 할 것이다.
설명이, 그렇지 않으면 명확한 청구항으로 간주되는 청구항의 해석에 영향을 미치는지 여부에 대한 문제는, 설명 내용을 등록된 청구항에 맞추어야 한다는 EPO의 강화된 요건과 관련해서도 중요한 의미를 지닙니다(EPO 지침에 따르면, 더 이상 청구항의 보호 범위에 포함되지 않는 실시예는 설명에서 삭제되어야 하거나, 그러한 실시예가 청구항의 보호 범위에 포함되지 않는다는 사실이 명확하게 명시되어야 합니다). 이는 문제가 되는 요건이다. 왜냐하면 특정 실시예가 실제로 청구범위에 포함되는지 여부를 파악하는 것이 종종 간단하지 않으며, 이와 관련하여 발생하는 오류는 청구범위의 범위를 부당하게 제한할 수 있기 때문이다. 특히 T 0439/22 사건의 회부 심결 결과, 명백한 문구를 포함하고 있다고 주장되는 청구항을 해석할 때조차 설명서를 고려해야 한다는 결론이 나온다면 이러한 문제는 더욱 두드러질 것이다.
T 1989/18 사건에서 심판부는, 출원인이 명세서 수정을 거부하는 경우 이를 수정하도록 요구할 법적 근거가 없다고 결론지었다. 심사부는 “청구항은 명확하고 간결해야 하며, 명세서에 의해 뒷받침되어야 한다”고 규정하고 있는 유럽특허협약(EPC) 제84조를 근거로 해당 출원을 거절했다. 그러나 심판부는 EPC 제84조(또는 EPC의 그 밖의 어떤 조항도)가 명세서의 수정을 요구할 법적 근거를 제공한다고 보지 않았다.
T0056/21 사건에서, 출원인은 명세서 내의 “청구항과 유사한 조항”을 삭제하는 것을 거부하였고, 이에 따라 심사부는 해당 출원을 거절하였다. T 1989/18 사건과 동일한 심판부는 “청구된 발명의 범위와 명세서에 공개된 발명의 범위 사이에 불일치가 있는 경우, 유럽 특허 협약(EPC) 제84조에 따라 명세서의 수정을 요구할 수 있는지 여부”에 관한 판례가 엇갈린다는 이유로 확대상고심판부로의 회부를 제안하였다. (다른 항소심판부들은 T 1989/18 사건에서 이 심판부가 내린 결론과 동일한 결론에 도달하지 않았다).
출원인이 회부를 동의했으므로, 회부가 이루어질 가능성이 높습니다. 그러나 앞서 언급한 바와 같이, 확대상소심판부는 판례가 회부를 정당화할 만큼 충분히 상이하다고 판단하는 경우에만 해당 회부를 수리할 것입니다. 현재 설명 내용을 등록된 청구항에 맞추도록 요구하는 규정은, 후속 침해 소송에서 청구항 해석과 등가원칙에 따른 보호 범위에 모두 영향을 미칠 수 있으므로 문제가 됩니다. 확대상소심판부의 결정이 내려진다면, 유럽 특허를 등록받기 위해 명세서의 수정이 실제로 어느 정도까지 필요한지 명확히 밝혀줄 것으로 기대된다.
확대상소심판부가 이 회부 요청을 적법하다고 인정할 경우, 해당 회부 요청의 결과에 전적으로 좌우되는 절차에 대해 정지 효과가 발생할 수 있다. 예를 들어, 특정 실시예를 배제하는 등 청구항에 부합하도록 명세서를 수정하라는 심사부의 요구에 불만을 가진 출원인은 절차의 정지를 확보할 수 있을 것이다.
자세한 내용을 확인하시려면 저자나 평소 거래하시는 Barker Brettell 특허 변리사에게 문의해 주시기 바랍니다.
“현재 청구항에 따라 설명 내용을 수정해야 하는 요건은 문제가 있다”
