特許が許可された後、明細書の内容は重要なのでしょうか？

欧州特許庁（EPO）は、クレームを解釈する際、特許権付与後の明細書の内容をあまり重視しません。他の法域（とりわけ米国）とは異なり、EPOでは通常、保護範囲はクレームによってのみ定義されると考えられています。これが妥当かどうかという点が、今後EPOの拡大上訴審議会に付託される2件の案件における核心的な争点となっています。また、EPOは、特許権の侵害の有無を判断する責任を負っていない点にも留意する必要がある。これは各国裁判所または統一特許裁判所（UPC）で審理される事項であり、一部の法域（例えば英国）では、一見して明確に見えるクレームであっても、その解釈の指針として明細書が用いられることがある。

T 0439/22事件において、審判部は、「本件の争点は、文言が明確であると主張される請求項を解釈する際にも、明細書を考慮に入れるべきかどうかという点にある」と述べている。異議申立対象特許（EP3076804）の請求項では「gathered sheet」という用語が使用されており、異議審理部は決定において、この用語が「当業者の間で明確かつ合意された意味」を持つものと判断した。異議申立人／上訴人は、特許がそれ自体で辞書となるという趣旨の多数の上訴審決定を引用し、「gathered」という用語には明細書に定義があるため、クレームにおける「gathered」の意味を確定するにはこの定義を用いなければならないと主張した。明細書には、「本明細書において、用語『ギャザード（gathered）』は、タバコ材料のシートが、ロッドの円筒軸に対して実質的に横方向に、波状に巻かれ、折り畳まれ、またはその他の方法で圧縮もしくは収縮されていることを示す」と記載されている。引用された先行技術が螺旋状に巻かれた材料を開示しているため、クレームを解釈する際にこの定義を用いるかどうかが重要となる。

当審理部会は、審判部間の判例および国内・多国間の判例との間に相違が存在すると考えるため、拡大審判部会への付託が必要であると判断する。当審理部会は、この判例の相違を示すものとして、T 169/20 および T 1473/19 を挙げている。

T 169/20において、審判部は、「請求項の解釈において明細書の記載を根拠とするのは、発明の主題および／またはその技術的背景を明確にする必要があるという例外的な場合にのみ、頼るべきである」と述べている。

T 1473/19事件において、審判部は、「明細書および図面は、請求された発明の主題に関する文脈に応じた情報を提供する。当業者の観点から特許請求の範囲を解釈する際にこの情報を考慮に入れることで、請求の範囲の解釈がより正確になり、法的確実性の向上に寄与する。特に、特許権者が請求の範囲において用語を独自の方法で用いることがよくある場合には、なおさらである」と述べているが、同時に次のように述べている。「さらに、特定のクレーム特徴が、明細書および図面を踏まえて解釈された場合、単独で解釈された場合とは異なる意味を持つ可能性を最初から排除することはできないが、それによって、クレーム特徴が明細書において、その特徴の通常の意味とは全く相容れない方法を含め、恣意的に定義されることが許容されるようになれば、クレームの優位性の原則に反することになる。したがって、クレームの優位性は、明細書がクレームで使用される用語の辞書としての役割を果たし得る範囲をも制限するものである」。

T 0439/22事件における審判部はまた、この付託が重要である理由として、「明細書に記載された定義を無視してクレーム文言を狭く解釈することは、特許の存続期間中に後になって付与されたクレームを扱う際、各国裁判所や統一特許裁判所（UPC）によるより広範な解釈とも矛盾することになる」と述べている。

拡大上訴審議会は、上記が実際に、付託を正当化するに足る十分な判例上の相違であると認める場合に限り、その付託を受け入れる。

明細書の記載が、それ以外では明確であるとみなされるクレームの解釈に影響を与えるかという問題は、EPOが明細書を付与されたクレームに適合させるという要件を厳格化したこととも関連している（EPOガイドラインによれば、クレームの対象外となった実施形態は明細書から削除するか、あるいはそのような実施形態がクレームの対象外であることを明示的に記載しなければならない）。これは問題のある要件である。なぜなら、実施例が実際にクレームの範囲に含まれているかどうかを特定することは往々にして容易ではなく、この点で誤りが生じると、不当な形でクレームの範囲が制限される可能性があるからである。特に、T 0439/22事件の差し戻し審理の結果、文言が「明確」であると主張されるクレームを解釈する際であっても、明細書を考慮に入れるべきであると判断された場合には、この問題は顕著となる。

T 1989/18事件において、審判部は、出願人が明細書の補正を拒否する場合、その補正を要求する法的根拠はないとの結論を下した。審査部は、特許請求の範囲が「明確かつ簡潔であり、明細書によって裏付けられなければならない」と規定する欧州特許条約（EPC）第84条に基づき、当該出願を拒絶していた。しかし、審判部は、EPC第84条（またはEPCのその他の条項）が、明細書の補正を要求する法的根拠を提供するものではないと判断した。

T0056/21事件において、出願人は明細書中の「クレーム類似の条項」の削除を拒否したため、審査部は当該出願を拒絶した。 T 1989/18事件と同様の審判部は、「請求された発明の範囲と明細書に開示された発明の範囲との間に不一致がある場合、欧州特許条約（EPC）第84条に基づき明細書の修正を要求できるか否かという問題」について判例が分かれていることを理由に、拡大審判部への付託を提案した。（他の審判部は、本審判部がT 1989/18で下した結論と同じ結論に達していない）。

出願人が付託に同意しているため、付託が行われる可能性が高い。しかし、前述の通り、拡大上訴審議会は、判例間の相違が十分に大きく、付託を正当化するものと判断した場合にのみ、その付託を許容する。現在、明細書を特許権付与された請求項に合わせて修正することが求められているが、これは、その後の侵害訴訟において、請求項の解釈および等価の法理に基づく保護範囲の両方に影響を及ぼす可能性があるため、問題である。拡大上訴審議会による決定により、欧州特許の付与を受けるために、明細書の修正が実際にどの程度必要とされるのかが明確になることが期待される。

拡大審判部がこの付託が許容されると認めた場合、その付託の結果に完全に依存する手続に対して、停止効が生じる可能性がある。例えば、特定の実施例をディスクレームするなどして、請求項に合致するよう明細書を補正するよう審査部から求められたことに不服がある出願人は、手続の停止を確保できる可能性がある。

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