专利一旦获批,说明书还重要吗?

欧洲专利局(EPO)在解释权利要求时,并不特别重视已授权专利中的说明书。与其他司法管辖区(最显著的是美国)不同,欧洲专利局通常认为保护范围仅由权利要求界定,且仅由权利要求界定。这一做法是否合理,是即将提交给欧洲专利局扩大上诉委员会的两起转交案件的核心问题。 此外还需注意,EPO不负责判定已授权专利是否被侵权——此类案件将由各国法院或统一专利法院(UPC)审理;而在某些司法管辖区(例如英国),即使某些权利要求乍看之下本身已很明确,说明书仍会被用作解释这些权利要求的参考依据。

在T 0439/22案中,上诉委员会指出:“本案的关键在于,即使在解释一项据称措辞明确的权利要求时,是否仍应将说明书内容纳入考量。” 在被异议的专利(EP3076804)中,权利要求使用了“褶皱纸张”这一术语,异议部门在决定中认为该术语“在该技术领域内具有明确且公认的含义”。 反对人/上诉人援引了多项上诉委员会的裁决,这些裁决认为专利本身即构成其自身的词典,并主张:既然术语“gathered”在说明书中已有定义,则必须采用该定义来确定该术语在权利要求中的含义。 说明书中指出:“如本文所用,术语‘褶皱’(gathered)指烟草材料片被卷曲、折叠,或以其他方式压缩或收紧,且该方向实质上与烟棒的圆柱轴线垂直”。在解释权利要求时是否采用该定义变得至关重要,因为引用的现有技术公开了一种螺旋缠绕的材料。

该委员会认为有必要将本案移交扩大上诉委员会审理,因为其认为上诉委员会的判例与各国及多国判例之间存在分歧。该委员会援引了T 169/20和T 1473/19两案,称这些案例据称体现了上述判例分歧。

在 T 169/20 案中,合议组指出:“只有在需要澄清发明主题和/或其技术背景的例外情况下,才应借助说明书来解释权利要求。”

在 T 1473/19 案中,合议组指出:“说明书和附图提供了关于所要求保护的主题的特定背景信息。在从本领域技术人员的角度解释专利权利要求时,将这些信息纳入考量,可以使权利要求解释更加准确,从而有助于法律确定性;尤其是在专利权人如常情所示在权利要求中以独特方式使用术语的情况下”,但同时也指出 “此外,虽然不能从一开始就排除某项权利要求特征在结合说明书和附图进行解释时,其含义可能与孤立解释时的含义不同,但如果因此允许在说明书中随意定义权利要求特征——包括以完全不符合该特征通常含义的方式进行定义——这将与权利要求优先原则相悖。 因此,权利要求优先原则也限制了说明书作为权利要求中所用术语词典的适用范围”。

T 0439/22号案件中,合议组还指出,将案件移交具有重要意义,因为“如果对权利要求用语作狭义解释而忽略说明书中给出的定义,当各国法院或统一专利法院(UPC)在专利存续期间后期处理已授权权利要求时,这种解释也会与它们作出的更宽泛解释产生冲突”。

只有当扩大上诉委员会认为上述判例确实存在足以构成移交理由的重大分歧时,才会接受该移交请求。

关于说明书是否会影响对原本被视为清晰明确的权利要求进行解释这一问题,在欧洲专利局(EPO)关于说明书须与已授权权利要求相适应的更严格要求方面也具有相关性(根据欧洲专利局指南,说明书中不再被权利要求所涵盖的实施例必须予以删除,或者必须醒目地说明此类实施例未被权利要求所涵盖)。 这是一项有争议的要求,因为往往难以直接判断某实施例是否确实被权利要求所涵盖,而在这方面的任何错误都可能以不合理的方式限制权利要求的保护范围。如果T 0439/22号案件的复审裁决结果是,即使在解释包含所谓清晰措辞的权利要求时,也必须将说明书内容纳入考量,那么这一问题将尤为突出。

在T 1989/18案中,上诉委员会得出结论:当申请人拒绝进行修改时,坚持要求修改说明书并无法律依据。 审查部门曾依据《欧洲专利公约》第84条驳回该申请,该条规定权利要求“应清晰、简明,并得到说明书的支持”。然而,上诉委员会认为,《欧洲专利公约》第84条(或该公约的任何其他部分)均未提供要求对说明书进行修改的法律依据。

在T0056/21案中,申请人拒绝删除说明书中“类似权利要求的内容”,因此审查部门驳回了该申请。  与T 1989/18案中相同的合议组,因“在所要求保护的主题与说明书中披露的发明在保护范围上存在不一致时,是否可根据《欧洲专利公约》第84条要求修改说明书”这一问题上存在判例分歧,已提议将本案移交扩大上诉委员会 (其他上诉委员会得出的结论与该委员会在T 1989/18案中的结论并不一致)。

鉴于申请人已同意移交,该案很可能被移交。然而,如上所述,只有当扩大上诉委员会认为相关判例法存在足够大的分歧,足以证明移交的必要性时,才会接受该移交申请。目前关于将说明书调整至与已授权权利要求相一致的要求存在问题,因为这可能会在后续的侵权诉讼中,同时影响权利要求的解释以及等同原则下的保护范围。 希望扩大上诉委员会的裁决能够澄清,为了获得已授权的欧洲专利,对说明书的调整究竟在何种程度上是真正必要的。

如果扩大上诉委员会认定该移交请求符合受理条件,则可能对完全取决于移交结果的程序产生中止效力。例如,如果申请人对审查部门要求其修改说明书以符合权利要求(例如通过排除某些实施例)的规定感到不满,则可能能够争取到程序的中止。

如需了解更多信息,请联系本文作者或您惯常合作的Barker Brettell专利代理人。

“目前要求将说明书与获授权的权利要求相一致的规定存在问题”

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