Strategi för att välja bort UPC: hellre tidigare än senare?

I ett beslut från den centrala avdelningens huvudsäte i Paris vid den enhetliga patentdomstolen (UPC) fastställdes att talan på giltigt sätt kunde väckas vid domstolen avseende europeiska patentansökningar som ännu inte beviljats. Detta kan få långtgående konsekvenser och bör få såväl sökande som ombud att ompröva sina tidsplaner när det gäller undantag från UPC.

Det nuvarande samspelet mellan europeiska patentansökningar och UPC

Sedan det enhetliga patentet infördes 2023 har sökande haft möjlighet att erhålla ett enda patent som gäller i många deltagande EU-länder – för närvarande 18 länder. Detta sker i stället för, eller utöver, det ”traditionella” förfarandet för validering land för land.

UPC är naturligtvis den internationella domstol som har behörighet över sådana enhetliga patent. Men UPC har också exklusiv behörighet att avgöra olika frågor (bland annat intrång, skadestånd och förbudsförelägganden) som rör konventionella ”icke-enhetliga” europeiska patent. Under en övergångsperiod på inledningsvis sju år – dvs. fram till 2030, om inte perioden förlängs – har det enligt artikel 83.3 i UPCA dock varit möjligt för sökande att välja att undanta sina konventionella europeiska patent från UPC:s behörighet, så länge ingen talan redan har väckts vid UPC avseende patentet.

Även om UPC lovar vissa betydande fördelar, nämligen möjligheten att erhålla en enda rättighet som kan göras gällande i alla deltagande stater, har många sökande utnyttjat undantagsbestämmelserna. Detta kan bero på kommersiella skäl, till exempel att man endast behöver patent i utvalda länder (kanske sådana som inte ingår i UPC, såsom Storbritannien). Andra sökande kan ha varit nöjda med det befintliga systemet och velat se hur den nya domstolen utvecklades innan de omfattades av dess jurisdiktion.

Oavsett orsaken var råden kring undantag från UPC i stort sett enhetliga: se till att alla relevanta ansökningar undantas senast vid beviljandet. I annat fall finns det en risk att en talan väcks kort efter beviljandet men innan undantaget har lämnats in, vilket leder till att ditt nya europeiska patent oåterkalleligt ”fastnar” inom UPC:s jurisdiktion.

Beslutet

Denna rådande uppfattning har nyligen ifrågasatts till följd av UPC:s senaste beslut i målet Omnia Technologies S.P.A. mot Sidel Participations ( UPC-CFI-0000799/2026), där Omnia begärde fastställelse av att inget intrång förelåg i förhållande till två av Sidels europeiska patentansökningar – EP4594194 och EP4624351.

När Omnia väckte talan den 3 mars 2026 var båda ansökningarna under behandling. Ett meddelande om ”avsikt att bevilja” enligt regel 71.3 i EPC hade utfärdats för EP’194 den 11 februari 2026, medan EP’351 fortfarande befann sig hos EPO:s sökavdelning (även om ett meddelande om avsikt att bevilja skulle utfärdas även för denna ansökan den 26 mars 2026, innan UPC vidtog några materiella åtgärder). Vid den tidpunkt då UPC utfärdade sitt beslut den 7 maj 2026 hade beviljandet av EP’194 offentliggjorts i European Patent Bulletin. EP’351 var dock fortfarande under handläggning – ett beslut om beviljande hade utfärdats, men offentliggörandet av detta var inte planerat förrän den 20 maj 2026 (meddelandet om beviljande i Bulletin är det datum då beslutet om beviljande träder i kraft, enligt artikel 97.3 i EPC).

Trots detta fastslog domstolen i Paris att UPC har behörighet att fatta beslut om förklaringar om att ingen intrång har skett i båda målen. Mer specifikt fastslogs det att UPC har behörighet att fatta beslut om förklaringar om att ingen intrång har skett:

i) om patentet beviljas och offentliggörs i Europeiska patenttidningen efter det att talan har väckts men innan svaromålet har ingivits; eller
ii) om patentet har beviljats enligt artikel 97.1 i EPC innan svaromålet har ingivits, men beviljandet vid den tidpunkten ännu inte har offentliggjorts i Europeiska patenttidningen.

Därvid konstaterades det att de talan som Omnia hade väckt var giltiga UPC-talan. Sidel hade försökt lämna in ansökningar om undantag i början av april 2026, men dessa ansågs därför ogiltiga eftersom en talan redan hade väckts vid domstolen vid den tidpunkten (enligt artikel 83.3 i UPCA).

Strategiska konsekvenser

Detta beslut från UPC är det första i sitt slag, eftersom det visar att talan kan väckas vid UPC avseende pågående europeiska patentansökningar, och att UPC är beredd att utfärda beslut avseende europeiska patent vars beviljande är nära förestående men som ännu inte har trätt i kraft.

Det är värt att notera att domen i målet Omnia mot Sidel endast är ett avgörande från en enda avdelning vid UPC. Dessutom har Sidel överklagat domen, så det återstår att se om appellationsdomstolen kommer att stödja avdelningen i Paris.

Dessutom är beslutets lydelse ganska specifik. Det avser endast förklaringar om att inget intrång föreligger, även om man skulle kunna tänka sig ett liknande utfall för andra åtgärder. På samma sätt anges i beslutet att båda patenten hade beviljats ”innan svaromålet ingavs”. Kanske kunde Sidel ha fördröjt beviljandet genom att utnyttja befintliga bestämmelser, till exempel genom att begära ändringar av den text som var avsedd för beviljande, så att detta kriterium inte uppfylldes. Detta skulle ha kunnat innebära att domstolen beslutat att den inte var behörig att pröva dessa två mål. Det kan dock lika gärna komma att beslutas att UPC är behörig att pröva mål som rör europeiska patentansökningar som befinner sig i ett ännu tidigare skede av handläggningen.

Detta beslut belyser dock risken med att vänta tills en ansökan är nära att beviljas innan man lämnar in en begäran om undantag. Eftersom begäran om undantag kan lämnas in från och med offentliggörandet av den europeiska patentansökan, bör sökande som är säkra på att de inte är intresserade av enhetliga patent överväga att lämna in en sådan begäran betydligt tidigare under handläggningen, som en försiktighetsåtgärd för att inte ofrivilligt hamna under UPC:s jurisdiktion.

Om du vill diskutera någon av de UPC-relaterade frågor som tas upp i den här artikeln, inklusive din strategi för att välja bort systemet när det gäller pågående europeiska patentansökningar, vänligen vänd dig till din vanliga advokat hos Barker Brettell eller kontakta oss.