Varumärkesregistreringar avseende placering skyddar kännetecken på just det sätt som de framträder på varorna. Ett vanligt exempel på sådana varumärken är geometriska former som är placerade på sidan av skor.
Ett nyligen fattat beslut av EUIPO:s överklagandenämnd (BoA) tyder på en förnuftig förändring av synsättet när det gäller skyddet av dessa varumärken.
Bakgrund
Historiskt sett har det visat sig vara svårt att registrera positionsvarumärken inom EU och, i förlängningen, i Storbritannien.
Vid bedömningen av dessa varumärkens särprägel kommer granskarna att beakta följande:
- om konsumenterna kommer att kunna uppfatta kännetecknet som något som skiljer sig från produkternas normala utseende; och,
- om varumärkets placering på varorna kan uppfattas som att den har ett varumärkesmässigt sammanhang.
Särskilt när det gäller skor råder det en känslig balans mellan å ena sidan att bevilja monopol på ett särskiljande positionsmärke och å andra sidan att låta rent dekorativa mönster vara fritt tillgängliga för alla att använda.
Ett steg i rätt riktning
BoA:s beslut upphävde avslaget på en varumärkesansökan från Paredes Holding Center SL avseende skor, såsom illustreras nedan:
Granskaren hade ursprungligen avslagit ansökan i enlighet med fast rättspraxis. Man ansåg att det visserligen är vanligt att förse skor med dekorativa element, men att konsumenterna inte betraktar dessa som ursprungsbeteckningar (såvida de inte har lärt sig att göra det genom intensiv användning).
BoA ansåg däremot att varumärket hade särskiljningsförmåga. Kombinationen av de geometriska elementen i varumärket och deras specifika placering gjorde varumärket iögonfallande och lätt att komma ihåg.
När det gäller placeringen konstaterades det att det är vanligt att placera motiv på skornas sidor. Tillverkarna placerar samma motiv på samma ställe, så att det syns på långt håll. Dessutom är konsumenterna vana vid att se den här typen av märken på just den platsen och kan låta sig vägledas av dem när de köper skor.
Med detta sagt kommer banala kännetecken även i fortsättningen att avvisas, även om de placeras på sidan av en sko. På samma sätt bör en design inte anses vara mindre särskiljande enbart på grund av att den förekommer på just den platsen. BoA medger faktiskt att sedvänjan att placera varumärken på sidan av skor innebär att den komplexitetströskel som krävs för själva kännetecknet kan vara lägre.
Kommentar
Den strategi som BoA har valt innebär en ny inriktning när det gäller positionsmärken i samband med skor. Den kan betraktas som ett steg framåt när det gäller möjligheten att erhålla registrering för denna typ av märke.
Detta kan dock också ses som ett litet steg tillbaka. Genom att man erkänner att placeringen av ett varumärke på sidan av en sko är sedvanlig inom branschen och uppfattas som sådan av konsumenten, ifrågasätts värdet av ett positionsmärke utöver en mer traditionell varumärkesregistrering.
Sammantaget är detta beslut fortfarande ett välkommet steg i rätt riktning. Det kan visa sig vara enklare att skydda en mer grundläggande design som en del av ett positionsmärke än som en fristående enhet. Dessutom kan en mer särskiljande design dra nytta av en ytterligare registrering som positionsmärke, vilket kan fungera som en ytterligare avskräckande faktor för andra och vara till hjälp i tvister där den exakta positionen är en avgörande faktor.
Det är därför lämpligt att ompröva registreringen av positionsmärken inom EU (och därmed även i Storbritannien) mot bakgrund av detta senaste beslut.
Barker Brettell har ett team av specialiserade auktoriserade varumärkesjurister som kan hjälpa och ge dig råd. För att fortsätta diskussionen, vänligen kontakta författaren eller din vanliga jurist hos Barker Brettell.
”Denna strategi kan ses som ett steg framåt när det gäller möjligheten att erhålla registrering för denna typ av varumärke”
