バーカー・ブレテル法律事務所の商標弁護士であるルーシー・ウォーカー氏とロザンヌ・ファーマー氏は、世界的に著名な自動車大手企業を代理し、同社の商標を侵害するドメイン名を登録・使用している複数の第三者に対し、ICANNおよびノミネットにおいて国際ドメイン名紛争手続きを提起しました。この手続きの結果、クライアントのために100件以上のドメイン名の回収に成功しました。
課題
クライアントの商標を含むドメイン名の登録を、互いに関連のない複数の第三者が試みてきました。ドメイン名の登録にあたっては、特定のブランドの所有権を証明する要件がないため、時間の経過とともに、多くの第三者がクライアントの商標を含むドメイン名を登録していました。市場を整理するためには、監視・対策方針の策定が必要でした。
クライアントは、長年にわたり世界的に有名なブランドを所有していたため、ドメイン名に含まれる商標を見た人は誰でも、それがクライアントと直接関係があるか、あるいはクライアントから使用の許可を得ているものと推測するのは不合理ではない。さらに、クライアントは多数の自動車販売店やその他の第三者との間でライセンス契約を締結している。 他者による商標の自由かつ無制限な使用が許されることになれば、ライセンシーは当然、「他の第三者が無料で使用しているのに、なぜ自分たちはブランド使用のために割高な料金を支払わなければならないのか」と疑問を抱くことになるだろう。
最後に、第三者が偽造品を販売していたことで、同社には深刻なPR上のリスクが生じていました。これらの偽造品は、安全性が確認されていない製品であり、一般市民に危害を及ぼす恐れがありました。
ルーシーとロザンヌが策定した戦略は、いくつかの重要な目標を達成することを目的としていました。それは、メーカーの評判を守ること、ブランドの希薄化を回避してブランドの強さを維持すること、そして権利侵害者によってブランドの評判が傷つけられるのを防ぐことです。
解決策
まず、バーカー・ブレテルは侵害者に対して「差止請求書」を送付しました。この書面は、侵害行為を迅速に停止させることを目的として、当チームの自動車業界に関する専門知識を活かして慎重に作成されました。返答がない場合、あるいはクライアントが納得できる解決に至らなかった場合、当事務所は、状況に応じて、統一紛争解決手続き（UDRP）に基づき、ノミネット（Nominet）またはICANNに対して申し立てを行いました。
結果
偽造品を販売する権利侵害者などが関与するサイトなど、事業に真のリスクをもたらすウェブサイトは、速やかに削除されました。これにより、危険な製品を市場から排除すると同時に、ブランドが体現する高い基準を守るという、二重の効果が得られました。
また、これにより、自社商標のいずれかを含むドメイン名の登録承認権限が確実にクライアントの手に戻り、独占権が回復されたことで、ブランド価値の希薄化を防ぐことにもつながりました。
その結果、このクライアントはドメイン侵害を厳しく取り締まるという評判を得て、他者がクライアントの名前を含むドメイン名を申請することを思いとどまらせるようになった。
「第三者が偽造品を販売していたことは、同社にとって重大な広報上のリスクとなっていました。偽造品は安全性が確認されていない製品であり、一般市民に危害を及ぼす恐れがあったからです。」
