Lucy Walker et Rosanne Farmer, conseils en marques chez Barker Brettell, ont représenté un géant mondial de l'automobile dans le cadre d'une procédure internationale relative aux noms de domaine devant l'ICANN et Nominet, à l'encontre de divers tiers ayant enregistré et utilisé des noms de domaine portant atteinte aux marques du constructeur. Cette procédure a permis de récupérer avec succès plus de 100 noms de domaine pour le compte du client.
Le défi
Plusieurs tiers sans lien entre eux ont cherché à enregistrer des noms de domaine comportant les marques du client. L'enregistrement d'un nom de domaine ne nécessitant pas de prouver la propriété d'une marque particulière, de nombreux tiers ont, au fil du temps, enregistré des noms de domaine comportant les marques du client. Une politique de surveillance s'est avérée nécessaire pour remettre de l'ordre sur le marché.
Le client étant propriétaire d’une marque établie de longue date et de renommée mondiale, il n’était pas déraisonnable de supposer que toute personne voyant la marque dans les noms de domaine présumerait qu’elle était directement liée au client, ou que son utilisation avait été autorisée par ce dernier. De plus, le client a conclu des accords de licence avec un certain nombre de concessionnaires automobiles et d’autres tiers. L'utilisation libre et sans restriction des marques par des tiers amènerait naturellement les titulaires de licence à se demander pourquoi ils devraient payer un supplément pour utiliser la marque, alors que d'autres tiers le font gratuitement.
Enfin, l'entreprise courait un réel risque en matière de relations publiques, car un tiers vendait des produits contrefaits, c'est-à-dire des produits non testés pouvant présenter un danger pour le public.
La stratégie élaborée par Lucy et Rosanne visait à atteindre plusieurs objectifs clés : protéger la réputation du fabricant, préserver la force de la marque en évitant toute dilution de celle-ci, et empêcher que la marque ne soit ternie par des contrefacteurs.
La solution
Dans un premier temps, Barker Brettell a adressé une lettre de « mise en demeure » aux contrevenants. Cette correspondance, rédigée avec soin en s'appuyant sur l'expertise de l'équipe dans le secteur automobile, visait à mettre rapidement fin à toute activité de contrefaçon. En l'absence de réponse, ou si aucune solution satisfaisante pour le client n'était trouvée, le cabinet engageait une procédure devant Nominet ou l'ICANN, en recourant à la Procédure uniforme de règlement des litiges, selon le cas.
Le résultat
Les sites Internet qui représentaient un risque réel pour l'entreprise, tels que ceux sur lesquels des contrefacteurs vendaient des produits contrefaits, ont été immédiatement supprimés. Cette mesure a eu pour double avantage d'éliminer les produits dangereux et de préserver les normes élevées que la marque incarne.
Cela a également permis d'éviter la dilution de la valeur de la marque, puisque l'autorisation d'enregistrer un nom de domaine contenant l'une de ses marques a été fermement restituée au client, rétablissant ainsi l'exclusivité.
Enfin, le client s'est forgé une réputation d'entreprise prenant très au sérieux les violations de droits liés aux noms de domaine, ce qui a dissuadé d'autres acteurs de déposer des noms de domaine contenant le nom du client.
« L'entreprise courait un réel risque en matière de relations publiques, car un tiers vendait des produits contrefaits, c'est-à-dire des produits non testés pouvant présenter un danger pour le public. »
