바커 브레텔(Barker Brettell)의 상표 변리사인 루시 워커(Lucy Walker)와 로잔 파머(Rosanne Farmer)는 세계적으로 유명한 자동차 대기업을 대리하여, 해당 제조사의 상표를 침해하는 도메인 이름을 등록 및 사용하는 여러 제3자를 상대로 ICANN 및 노미넷(Nominet)에서 국제 도메인 이름 분쟁 절차를 진행했습니다. 이 절차를 통해 의뢰사를 위해 100개 이상의 도메인 이름을 성공적으로 회수했습니다.
도전 과제
서로 관련이 없는 여러 제3자들이 의뢰인의 상표가 포함된 도메인 이름을 등록하려고 시도해 왔습니다. 도메인 이름을 등록할 때 특정 브랜드에 대한 소유권을 입증해야 할 의무는 없기 때문에, 시간이 지남에 따라 다수의 제3자들이 의뢰인의 상표가 포함된 도메인 이름을 등록하게 되었습니다. 이에 시장을 정리하기 위해서는 감시 정책이 필요했습니다.
의뢰인은 오랜 역사를 지닌 세계적으로 유명한 브랜드를 보유하고 있었기 때문에, 도메인 이름에 포함된 상표를 본 사람이라면 누구나 해당 상표가 의뢰인과 직접적인 관련이 있거나 의뢰인으로부터 사용 허가를 받았다고 추정할 것이라고 보는 것은 무리가 아니었습니다. 또한, 의뢰인은 여러 자동차 대리점 및 기타 제3자와 라이선스 계약을 체결하여 운영하고 있습니다. 타인이 상표를 자유롭고 제한 없이 사용하는 경우, 라이선스 계약자들은 다른 제3자들이 무료로 상표를 사용하고 있는데 자신들은 왜 브랜드 사용에 대해 추가 비용을 지불해야 하는지 의문을 품게 될 수밖에 없습니다.
마지막으로, 제3자가 위조 상품을 판매하고 있는 상황에서, 이는 검증을 거치지 않은 제품으로 대중에게 잠재적인 위험을 초래할 수 있어 기업에 실질적인 홍보상 위험이 발생했습니다.
루시와 로잔이 수립한 전략은 다음과 같은 주요 목표를 달성하기 위해 마련되었습니다. 제조사의 명성을 보호하고, 브랜드 희석 현상을 방지하여 브랜드의 입지를 공고히 하며, 침해자들로 인해 브랜드 이미지가 훼손되는 것을 막는 것입니다.
해결책
바커 브레텔은 우선 침해자들에게 ‘침해 중단 및 철회’ 요구 서한을 발송했습니다. 이 서한은 침해 행위를 신속하게 중단시키기 위해, 팀의 자동차 분야 전문 지식을 바탕으로 신중하게 작성되었습니다. 응답이 없거나 의뢰인이 만족할 만한 합의에 도달하지 못한 경우, 당사는 상황에 따라 통일 분쟁 해결 절차(UDRP)를 활용하여 노미넷(Nominet) 또는 ICANN에 제소를 진행했습니다.
결과
위조품을 판매하는 침해자들이 운영하는 사이트 등 비즈니스에 실질적인 위험을 초래한 웹사이트들은 즉시 차단되었습니다. 이를 통해 위험한 제품을 제거하는 동시에 브랜드가 상징하는 높은 기준을 지킬 수 있는 일석이조의 효과를 거두었습니다.
이는 또한 브랜드 가치의 희석을 방지하는 데도 도움이 되었는데, 자사의 상표 중 하나가 포함된 도메인 이름의 등록 권한이 다시 고객 측에 확고히 귀속됨으로써 독점권이 회복되었기 때문이다.
결국, 해당 고객사는 도메인 침해 문제를 엄격히 다루는 기업이라는 평판을 얻게 되었으며, 이로 인해 다른 사람들이 고객사 이름이 포함된 도메인을 신청하는 것을 막을 수 있게 되었습니다.
“제3자가 위조 상품을 판매하는 상황은, 검증을 거치지 않아 대중에게 잠재적인 위험을 초래할 수 있는 제품인 만큼, 해당 기업에 실질적인 홍보상 위험을 초래했습니다.”
