Lucy Walker och Rosanne Farmer, varumärkesjurister vid Barker Brettell, företrädde en globalt erkänd biljätte i internationella domännamnsförfaranden inför ICANN och Nominet mot olika tredje parter som registrerat och använt domännamn som gör intrång i tillverkarens varumärken. Förfarandet har resulterat i att över 100 domännamn framgångsrikt återvunnits åt klienten.
Utmaningen
Ett antal oberoende tredje parter har försökt registrera domännamn som innehåller klientens varumärken. Det finns inga krav på att man ska bevisa äganderätten till ett visst varumärke vid registrering av ett domännamn, och därför har ett antal tredje parter med tiden registrerat domännamn som innehåller klientens varumärken. Det krävdes en övervakningspolicy för att skapa ordning på marknaden.
Eftersom kunden ägde ett etablerat, globalt känt varumärke var det inte orimligt att anta att den som såg varumärket i domännamnen skulle anta att det hade ett direkt samband med kunden eller att användaren hade fått tillstånd av kunden att använda det. Dessutom har kunden licensavtal med ett antal bilhandlare och andra tredje parter. Om andra fritt och obegränsat får använda varumärkena skulle det naturligtvis leda till att licenstagarna ifrågasätter varför de ska betala en avgift för att använda varumärket, när andra tredje parter gör det gratis.
Slutligen fanns det en reell PR-risk för företaget i och med att en tredje part sålde förfalskade varor – produkter som inte hade testats och som potentiellt kunde utgöra en fara för allmänheten.
Den strategi som Lucy och Rosanne utarbetade syftade till att uppfylla några centrala mål: att skydda tillverkarens anseende, att bevara varumärkets styrka genom att undvika varumärkesutspädning samt att förhindra att varumärket skadas av intrångsgörare.
Lösningen
I ett första skede skickade Barker Brettell ett ”upphörandebrev” till intrångsgörarna. Brevet var noggrant utformat med utgångspunkt i teamets specialistkunskaper inom fordonsbranschen, i syfte att snabbt sätta stopp för all intrångsverksamhet. Om inget svar inkom, eller om man inte nådde en lösning som tillfredsställde klienten, inledde byrån ett förfarande hos Nominet eller ICANN, med tillämpning av det enhetliga tvistlösningsförfarandet (UDRP), beroende på vad som var lämpligt.
Resultatet
Webbplatser som utgjorde en reell risk för verksamheten, till exempel sådana där intrångsgörare sålde förfalskade produkter, togs omedelbart bort. Detta medförde den dubbla fördelen att farliga produkter avlägsnades och att de höga standarder som varumärket står för skyddades.
Detta bidrog också till att förhindra att varumärkets värde urvattnades, eftersom rätten att registrera ett domännamn som innehåller ett av företagets varumärken återigen helt och hållet lades i kundens händer, vilket återställde exklusiviteten.
Till slut fick kunden rykte om sig att ta domänintrång på allvar, vilket avskräckte andra från att ansöka om domännamn som innehöll kundens namn.
”Det fanns en reell PR-risk för företaget i och med att en tredje part sålde förfalskade varor, det vill säga produkter som inte hade testats och som potentiellt kunde utgöra en fara för allmänheten.”
