T 1989/18 – EPOにおける明細書の補正に終止符が打たれるのか？

EPOにおける特許審査の特筆すべき点は、審査官が通常、出願を許可する前に、許容された請求項に合わせて明細書を修正するよう要求する点である。一般的に、これは、審査の過程でクレームの範囲が狭められた場合、明細書は、出願時に想定されていたより広いクレームの範囲ではなく、狭められたクレームの範囲を反映するように補正されなければならないことを意味する。その理由は、明細書が、許諾されたクレームと矛盾する形で発明を提示していると、クレームが不明確になってしまうからである。

明細書の補正は長年にわたりEPOの実務における特徴の一つでしたが、2021年3月に施行されたEPOの「審査ガイドライン」の最新版では、EPOが要求する補正の範囲が大幅に拡大されました。特に、本ガイドラインは、明細書中の実施形態のうち、もはや請求項の範囲に含まれないものは削除しなければならない、あるいは、そのような実施形態が請求項の範囲に含まれないという事実を、例えば「本発明に従わない実施形態」といった文言を用いて、明確に示さなければならないと規定するように改訂された。

EPOによるこの審査基準の厳格化は、弁理士や出願人の双方から概して好意的に受け止められていない。第一に、明細書の補正には時間がかかるため、EPOにおける特許出願手続きに多大なコストが追加される可能性があり、これは出願人が当然避けたいところである。また、明細書をこれほど大幅に補正することは、特許権付与後、特にクレームの範囲の解釈に関して、望ましくない影響を及ぼす可能性がいくつかある。英国、ドイツ、フランスを含む多くの欧州特許条約（EPC）加盟国では、特許侵害の判断に際して、ある種の「均等論」を適用している。詳細は国によって異なるが、一般的に言えば、均等論の下では、クレームの文字通りの範囲には含まれない実施形態であっても、それがクレームされた内容に対して単に自明な均等物である場合には、依然として特許を侵害する可能性がある。しかし、特許権が確定した特許明細書において、特定の実施形態が明示的に「本発明によるものではない」と記載されている場合、特定の等価物がクレームの範囲に含まれ、したがって侵害にあたると主張することが難しくなり、結果として特許の範囲が制限されることになる。また、明細書を大幅に変更する際には、追加事項の問題も考慮する必要がある。例えば、明細書から関連する文脈が削除された場合、クレームで使用されている用語の意味が変更される可能性があり、その結果、クレームの範囲が当初の特許出願では支持されていなかった解釈まで拡大され、事項が追加されることになる。これはありそうもないことのように思えるかもしれないが、T 0471/20事件において、上訴審委員会は、そのような結果が実際に起こり得ると判断した。EPOは、特許無効の理由となる「追加事項」について極めて厳格であることで知られているため、明細書の補正を行う際には、これが頭痛の種となり得る。

しかし、欧州特許庁（EPO）の審判部による驚くべき決定（T 1989/18）において、ある審判部は、明細書の補正を要求する法的根拠はないとの結論を下した。これにより、ガイドラインに定められた明細書の補正に関する現行のアプローチの正当性、ひいては明細書の補正要件そのものの正当性さえも疑問視されることとなった。

決定

本上訴は、出願人が要求された通りの明細書の補正を拒否したことを理由に、審査部が欧州特許条約（EPC）第84条（明瞭性の欠如）に基づき出願を拒絶する決定を下したことに対して、出願人が提起したものである。出願人は、明細書の補正を要求する法的根拠はないと主張したため、審判部は、これが事実であるかどうかを判断することにした。審判部は、考えられるいくつかの法的規定を検討したが、明細書の補正を要求する法的根拠となるものは一つも認められなかった。

審査部は、EPC第84条に基づき当該出願を拒絶していた。同条は、請求項が「…明確かつ簡潔であり、かつ明細書によって裏付けられなければならない」と規定している。しかし、審判部は、EPC第84条が明細書の補正を要求する法的根拠となるものとは認めなかった。審判部は、欧州特許条約（EPC）第84条がクレームの明確性を要求していることは認めたが、クレームは明細書から得られる知識に依拠することなく、それ自体で明確でなければならないとする先行判例（T 454/89）を引用した。したがって、審判部は、クレームは明細書を参照することなくそれ自体で明確でなければならないため、明細書によってクレームが不明確になることはないとの結論に達した。審判部は、欧州特許条約（EPC）第84条が明細書に言及しているのは、明細書が請求項を裏付けるという追加要件の文脈においてのみであることを指摘した。これは、請求項の主題が明細書から導き出されなければならないことを意味するだけであり、請求されていない他の実施形態についても明細書に記載してはならないという意味ではないと、審判部は論じた。

続いて、審議会は、EPC第69条を法的根拠として検討した。EPC第69条(1)は、欧州特許または欧州特許出願によって付与される保護の範囲は請求項によって決定されるが、請求項の解釈にあたっては、説明および図面も参照されるべきであると規定している。しかし、審判部は、欧州特許条約（EPC）第69条は、保護の範囲が権限を有する者によって決定される場合における特許による保護の範囲のみを規定するものであり、したがって、出願または特許が満たすべき要件を何ら示唆するものではないため、明細書の補正には無関係であると判断した。

次に、審判部は、明細書の補正を要求するための法的根拠として、欧州特許条約（EPC）規則42(1)(c)を検討した。EPC規則42(1)(c)は、明細書は、請求された発明を、技術的課題とその解決策が理解できるような表現で開示し、かつ、先行技術に照らして発明の有益な効果を記載しなければならないと定めている。しかし、審判部は、EPC規則42(1)(c)は、技術的課題とその解決策の理解を妨げない限り、請求されていない実施形態を開示する明細書の箇所を削除することを要求するものではないと判断した。したがって、審判部は、EPC規則42(1)(c)もまた、明細書を請求項に沿うように補正するよう一般的に要求するための法的根拠とはなり得ないと判断した。

最後に、審判部は、欧州特許条約（EPC）規則48(1)(c)を検討した。同規則は、欧州特許出願には、その状況下において明らかに無関係または不必要な記述その他の事項を含んではならないと定めている。しかし、審判部は、EPC規則48(1)(c)は特許出願に関するものであり、特許付与後の明細書に関するものではないため、特許付与前に明細書の補正を要求する法的根拠としては用いることができないとの判断を示した。

したがって、委員会は、補正後の請求項の範囲外となる明細書に開示された実施形態について、それらを削除するか、あるいは本発明に合致しないものとして明確に表示するよう明細書の修正を要求する法的根拠はないとの結論に達した。

興味深いことに、この決定は、ガイドラインの現行の文言の根拠となっている以前の決定T 1808/06と矛盾しているように見える。 T 1808/06において、審判部は、明細書と請求項との間に不整合があると、請求項の明確性が欠如する恐れがあると主張したが、T 1989/18における審判部は、（さらに以前の決定T 454/89で確立されたとおり）請求項は明細書を参照することなくそれ自体で明確でなければならないため、それ以外では明確な請求項が明細書によって不明確になることはあり得ないと結論付けた。 T 1989/18における論拠は、法的先例を一切引用しなかったT 1808/06のそれよりも説得力があると言え、また、審査においてクレームの明確性を評価する際、明細書を参照しないという審査部門が採る一般的なアプローチともより整合している。したがって、この新たな決定は、EPOにおけるクレームの明確性評価における明細書の役割に一貫性をもたらすものと思われる。

示唆されること

この決定は、出願人や弁理士双方から歓迎される可能性が高い。というのも、この決定は、審査部が特許付与前に実質的な明細書の修正を要求する法的根拠を持たないことを示唆しており、そのような修正は時間を要し、費用もかかり、特許付与後に問題を引き起こす可能性もあるからである。

T 1989/18 事件の判決は、一見すると広範な影響を及ぼすように見えるにもかかわらず、その重要度は「D」と評価されたに過ぎず（これは最も低い重要度であり、他の審理部への配布が行われないことを意味する）、また、ほとんどの弁理士が EPO の判例動向を追うよりも、自宅で休暇を楽しんでいるクリスマス期間中に公表された。とはいえ、この決定は業界の注目を逃れてはいません。今年3月に施行予定のガイドラインの次期改訂版に、本決定における審判部の判断が反映されるかどうかが注目されます。EPOは、本決定が公表される前から、明細書の補正に関するガイドラインの項が次版で更新されることをすでに伝えていましたが、新しいガイドラインがこの決定を取り入れるのか、それともほぼ無視するのかは、まだ不明です。一方、審判部の決定は法的効力の点でガイドラインよりも上位に位置するため、T 1989/18は、明細書の大幅な修正を引き続き要求する審査部に対して反論を行う上で、有用な根拠となる。