En särdrag vid patenthandläggningen vid EPO är att granskarna vanligtvis kräver att beskrivningen ändras så att den överensstämmer med de godkända kraven innan en ansökan beviljas. I allmänhet innebär detta att om kraven har begränsats i omfattning under granskningen måste beskrivningen ändras så att den återspeglar den begränsade omfattningen av kraven, snarare än den bredare omfattning som förutsågs när ansökan lämnades in. Skälet till detta är att kraven skulle bli otydliga om beskrivningen presenterar uppfinningen på ett sätt som inte stämmer överens med de beviljade kraven.
Även om ändringar av beskrivningen har varit ett inslag i EPO:s praxis i många år, har den senaste versionen av EPO:s riktlinjer för granskning, som trädde i kraft i mars 2021, avsevärt utvidgat omfattningen av de ändringar som EPO kräver. Riktlinjerna har framför allt uppdaterats för att ange att utföringsformer i beskrivningen som inte längre omfattas av kraven måste strykas, eller att det tydligt måste framgå att sådana utföringsformer inte omfattas av kraven, till exempel genom att använda formuleringar som ”utföringsform som inte överensstämmer med uppfinningen”.
Denna skärpning av EPO:s praxis har generellt sett inte mottagits väl av vare sig ombud eller sökande. För det första kan det vara tidskrävande att ändra beskrivningen, vilket därför kan medföra betydande extra kostnader för patentansökningsprocessen vid EPO – något som sökande naturligtvis gärna vill undvika. Att ändra beskrivningen i så stor utsträckning medför också ett antal potentiellt oönskade konsekvenser efter beviljandet, särskilt när det gäller tolkningen av kravenas omfattning. Många av de stater som är anslutna till EPC, däribland Storbritannien, Tyskland och Frankrike, tillämpar en form av ”ekvivalensdoktrinen” vid bedömningen av patentintrång. Även om detaljerna varierar från land till land kan, generellt sett, en utföringsform som inte faller inom kravens bokstavliga omfattning ändå utgöra ett patentintrång enligt ekvivalensdoktrinen om den endast utgör en uppenbar ekvivalent till det som krävs. Om ett beviljat patent emellertid anger att vissa utföringsformer uttryckligen ”inte överensstämmer med uppfinningen” kan det bli svårare att hävda att vissa ekvivalenter faller inom kravens omfattning och därmed utgör intrång, vilket begränsar patentets omfattning. Det finns också frågan om tillagd föremål att beakta vid en väsentlig omarbetning av beskrivningen. Det kan till exempel vara möjligt att ändra innebörden av ett begrepp som används i kraven om det relevanta sammanhanget stryks ur beskrivningen, vilket då skulle kunna leda till att kraven utvidgas till att omfatta tolkningar som inte stöddes av den ursprungliga patentansökan, vilket därmed innebär att föremål läggs till. Även om detta kan verka osannolikt fann överklagandenämnderna i ärende T 0471/20 att ett sådant utfall faktiskt är möjligt. Med tanke på att EPO är notoriskt strikt när det gäller tillagt ämne, vilket utgör en grund för upphävande, kan detta orsaka huvudbry när det gäller att ändra beskrivningen.
I ett överraskande beslut från EPO:s överklagandenämnder (T 1989/18) har dock en nämnd kommit fram till att det inte finns någon rättslig grund för att kräva en ändring av beskrivningen, vilket väcker tvivel om giltigheten av den nuvarande hållningen till ändringar av beskrivningen som anges i riktlinjerna, ochkanske även om kravet på att ändra beskrivningen mer generellt.
Beslutet
Överklagandet ingavs av sökanden som svar på ett beslut från granskningsavdelningen att avslå ansökan enligt artikel 84 i EPC (bristande tydlighet), eftersom sökanden vägrade att ändra beskrivningen enligt begäran. Sökanden hävdade att det inte fanns någon rättslig grund för att kräva en ändring av beskrivningen, och överklagandenämnden åtog sig därför att avgöra om så verkligen var fallet. Överklagandenämnden beaktade ett antal möjliga rättsliga bestämmelser, men fann att ingen av dem utgjorde en rättslig grund för att kräva en ändring av beskrivningen.
Granskningsavdelningen hade avslagit ansökan med stöd av artikel 84 i EPC, enligt vilken kraven ”… ska vara tydliga och koncisa samt stödjas av beskrivningen”. Överklagandenämnden var dock inte övertygad om att artikel 84 i EPC utgör en rättslig grund för att kräva en ändring av beskrivningen. Överklagandenämnden medgav att artikel 84 i EPC kräver att kraven är tydliga, men hänvisade till tidigare rättspraxis (T 454/89) enligt vilken kraven måste vara tydliga i sig själva utan någon kunskap som härrör från beskrivningen. Överklagandenämnden drog därför slutsatsen att beskrivningen inte kunde leda till att kraven blev otydliga, eftersom de måste vara tydliga i sig själva utan hänvisning till beskrivningen. Överklagandenämnden noterade att artikel 84 i EPC endast nämner beskrivningen i samband med det ytterligare kravet att den måste stödja kraven, vilket enligt nämndens resonemang endast innebär att kravets föremål måste hämtas från beskrivningen, inte att beskrivningen inte också kan beskriva andra utföringsformer som inte omfattas av kraven.
Nämnden övervägde därefter artikel 69 i EPC som möjlig rättslig grund. I artikel 69.1 i EPC anges att omfattningen av det skydd som ett europeiskt patent eller en europeisk patentansökan medför ska fastställas utifrån patentkraven, men att beskrivningen och ritningarna ändå ska användas för att tolka patentkraven. Överklagandenämnden fastslog dock att artikel 69 i EPC inte är relevant för ändring av beskrivningen, eftersom den endast avser omfattningen av det skydd som ett patent ger när denna omfattning ska fastställas av den som är behörig att göra detta och därför inte innebär något krav som en ansökan eller ett patent måste uppfylla.
Därefter övervägde nämnden regel 42.1 c i EPC som möjlig rättslig grund för att kräva en ändring av beskrivningen. Regel 42.1 c i EPC föreskriver att beskrivningen ska redogöra för uppfinningen, såsom den görs gällande, på ett sådant sätt att det tekniska problemet och dess lösning kan förstås, samt ange eventuella fördelaktiga effekter av uppfinningen med hänvisning till känd teknik. Kammaren fann dock att regel 42(1)(c) i EPC inte krävde att avsnitt i beskrivningen som redogör för utföringsformer som inte omfattas av kraven skulle tas bort, så länge de inte försvårar förståelsen av det tekniska problemet och dess lösning. Kammaren fann därför att regel 42(1)(c) i EPC inte heller kan utgöra rättslig grund för ett allmänt krav på att ändra beskrivningen så att den överensstämmer med kraven.
Slutligen beaktade kammaren regel 48.1 c i EPC, enligt vilken en europeisk patentansökan inte får innehålla några uppgifter eller annat material som under rådande omständigheter uppenbart är irrelevant eller onödigt. Kammaren resonerade dock att regel 48.1 c i EPC avser patentansökningar, inte specifikationer för beviljade patent, och därför inte kunde användas som rättslig grund för att kräva ändring av beskrivningen före beviljandet.
Styrelsen drog därför slutsatsen att det inte fanns någon rättslig grund för att kräva en ändring av beskrivningen i syfte att stryka eller tydligt markera de utföringsformer som redovisas i beskrivningen och som faller utanför det ändrade kravets omfattning som inte överensstämmer med uppfinningen.
Intressant nog verkar detta beslut stå i strid med det tidigare beslutet T 1808/06, på vilket riktlinjernas nuvarande lydelse bygger. I T 1808/06 hävdade kammaren att inkonsekvenser mellan beskrivningen och kraven kunde leda till bristande tydlighet i kraven, men kammaren i T 1989/18 drog slutsatsen att eftersom kraven måste vara tydliga i sig själva utan hänvisning till beskrivningen (vilket fastställdes i det ännu tidigare beslutet T 454/89) är det därför inte möjligt att krav som i övrigt är tydliga görs otydliga av beskrivningen. Resonemanget i T 1989/18 kan sägas vara mer välgrundat än i T 1808/06, där inga rättsliga prejudikat åberopades, och ligger också bättre i linje med den allmänna hållning som prövningsavdelningarna intar, nämligen att avstå från att beakta beskrivningen vid bedömningen av kravens tydlighet under prövningen. Detta nya beslut verkar därför skapa enhetlighet i fråga om beskrivningens roll vid bedömningen av kravens tydlighet vid EPO.
Konsekvenser
Detta beslut kommer sannolikt att välkomnas av såväl sökande som ombud, eftersom det tyder på att granskningsavdelningen saknar rättslig grund för att kräva omfattande ändringar av beskrivningen före beviljandet, vilket kan vara tidskrävande, kostsamt och potentiellt problematiskt efter beviljandet.
Trots de till synes långtgående konsekvenserna av T 1989/18 har beslutet endast tilldelats en ”D”-klassificering (den lägsta betydelsen, vilket innebär att det inte vidarebefordras till de andra kamrarna) och offentliggjordes under julhelgen, då de flesta patentombud befinner sig hemma och njuter av ledigheten snarare än att hålla sig à jour med EPO:s rättspraxis. Detta beslut har dock inte gått obemärkt förbi inom branschen, och det kommer att bli intressant att se om nästa uppdatering av riktlinjerna, som ska träda i kraft i mars i år, kommer att återspegla överklagandenämndens slutsatser i detta beslut. EPO hade redan meddelat att de avsnitt i riktlinjerna som rör ändringar av beskrivningen skulle uppdateras i nästa utgåva redan innan detta beslut offentliggjordes, men det återstår att se om de nya riktlinjerna tar fasta på detta beslut eller i stort sett bortser från det. Under tiden, eftersom överklagandenämndernas beslut har högre rättslig verkan än riktlinjerna, utgör T 1989/18 en användbar grund för att argumentera mot granskningsavdelningar som fortsätter att insistera på omfattande ändringar av beskrivningen.
”T 1989/18 utgör en användbar grund för att argumentera mot granskningsavdelningar som fortsätter att kräva omfattande ändringar av beskrivningen”
