EPO에서의 특허 심사 절차의 특징 중 하나는, 심사관이 일반적으로 출원 승인 전에 명세서를 허가된 청구범위에 맞춰 수정할 것을 요구한다는 점입니다. 일반적으로 이는 심사 과정에서 청구범위가 좁혀진 경우, 명세서를 출원 당시 구상했던 광범위한 청구범위가 아닌 좁혀진 청구범위를 반영하도록 수정해야 함을 의미합니다. 그 이유는 명세서가 등록된 청구항과 일치하지 않는 방식으로 발명을 기술할 경우, 청구항이 불명확해질 수 있기 때문입니다.
설명 부분의 보정은 수년 동안 EPO 실무의 특징으로 자리잡아 왔으나, 2021년 3월에 발효된 EPO의 최신판 ‘심사 지침’에서는 EPO가 요구하는 보정의 범위가 대폭 확대되었다. 특히, 이번 지침 개정에서는 청구범위에 더 이상 포함되지 않는 명세서상의 실시예는 삭제해야 하거나, “본 발명에 부합하지 않는 실시예”와 같은 문구를 사용하여 해당 실시예가 청구범위에 포함되지 않는다는 사실을 명확히 명시해야 한다고 규정하고 있다.
EPO의 이러한 심사 기준 강화는 일반적으로 변리사와 출원인 모두에게 호의적으로 받아들여지지 않고 있습니다. 첫째, 명세서를 수정하는 데는 시간이 많이 소요될 수 있으며, 이로 인해 EPO 특허 출원 절차에 상당한 비용이 추가될 수 있는데, 이는 출원인들이 당연히 피하고 싶어 하는 부분입니다. 또한 명세서를 이처럼 대폭 수정하는 것은 특허 등록 후, 특히 청구범위의 해석과 관련하여 여러 가지 바람직하지 않은 결과를 초래할 가능성이 있습니다. 영국, 독일, 프랑스를 포함한 많은 유럽 특허 협약(EPC) 가입국들은 특허 침해 여부를 판단할 때 일종의 “등가원칙”을 적용합니다. 세부 사항은 국가마다 다르지만, 일반적으로 등가원칙에 따르면 청구항의 문자적 범위에 속하지 않는 실시예라도 청구된 내용에 대해 명백한 등가물에 해당할 경우 여전히 특허를 침해할 수 있습니다. 그러나 등록된 특허에서 특정 실시예가 명시적으로 “본 발명에 해당하지 않는다”고 규정된 경우, 특정 등가물이 청구범위에 속하므로 침해에 해당한다고 주장하기가 더 어려워질 수 있으며, 결과적으로 특허의 범위가 제한될 수 있다. 또한 명세서를 실질적으로 수정할 때 고려해야 할 ‘추가된 사항’의 문제도 있다. 예를 들어, 명세서에서 관련 문맥이 삭제될 경우 청구항에 사용된 용어의 의미가 변경될 수 있으며, 이로 인해 청구항의 범위가 원래 특허 출원에서 뒷받침되지 않았던 해석까지 포괄하게 되어, 결과적으로 추가된 사항이 발생할 수 있다. 비록 이러한 상황이 발생할 가능성은 낮아 보일 수 있지만, T 0471/20 사건에서 항소심판부는 그러한 결과가 실제로 가능하다고 판시한 바 있다. EPO가 취소 사유가 되는 ‘추가된 청구항’에 대해 유난히 엄격한 것으로 알려져 있는 점을 감안할 때, 이는 명세서를 수정할 때 골칫거리가 될 수 있다.
그러나 유럽특허청(EPO) 상소위원회(T 1989/18)의 놀라운 결정에서, 한 상소위원회는 명세서 수정을 요구할 법적 근거가 없다고 결론지었으며, 이는 지침에명시된 명세서 수정에 대한 현행 접근 방식의 정당성은 물론,더 광범위하게는 명세서 수정 요건의 정당성까지 의문을 제기하게 되었다.
결정
이 항소는 출원인이 요청된 대로 명세서를 수정하는 것을 거부한 것을 이유로, 심사부가 유럽특허협약(EPC) 제84조(명세서의 불명확성)에 따라 출원을 거절하기로 한 결정에 대응하여 출원인이 제기한 것이다. 출원인은 명세서 수정을 요구할 법적 근거가 없다고 주장하였으며, 이에 따라 심판부는 이것이 실제로 사실인지 여부를 판단하기로 하였다. 심판부는 여러 가지 가능한 법적 조항을 검토하였으나, 그 어느 것도 명세서 수정을 요구할 법적 근거를 제공하지 않는다는 결론을 내렸다.
심사부는 “청구항은 … 명확하고 간결해야 하며, 명세서에 의해 뒷받침되어야 한다”고 규정하고 있는 유럽특허협약(EPC) 제84조를 근거로 해당 출원을 거절했다. 그러나 심판부는 EPC 제84조가 명세서의 수정을 요구할 법적 근거를 제공한다고 보지는 않았다. 심판부는 유럽특허협약(EPC) 제84조가 청구항이 명확해야 한다고 요구한다는 점은 인정했으나, 청구항은 명세서에서 파생된 어떠한 지식 없이도 그 자체로 명확해야 한다는 선례(T 454/89)를 인용했다. 따라서 심판부는 청구항이 명세서에 의존하지 않고 그 자체로 명확해야 하므로, 명세서가 청구항을 불명확하게 만들 수는 없다고 결론지었다. 심판부는 EPC 제84조가 명세서를 언급하는 것은 명세서가 청구항을 뒷받침해야 한다는 추가 요건의 맥락에서만 이루어진다는 점을 지적하였으며, 이는 청구항의 대상이 명세서에서 도출되어야 한다는 의미일 뿐, 명세서가 청구되지 않은 다른 실시예를 기술할 수 없다는 것을 의미하지는 않는다고 판단하였다.
심판부는 이어 유럽특허협약(EPC) 제69조를 가능한 법적 근거로 검토하였다. EPC 제69조 제1항은 유럽특허 또는 유럽특허출원이 부여하는 보호 범위는 청구항에 의해 결정되지만, 그럼에도 불구하고 청구항을 해석하는 데에는 명세서 및 도면이 사용되어야 한다고 규정하고 있다. 그러나 심판부는 EPC 제69조가 명세서 수정과는 무관하다고 판단했다. 이는 해당 조항이 오직 특허에 의해 부여되는 보호 범위가 해당 권한을 가진 자에 의해 결정되어야 할 때에만 적용되며, 따라서 출원이나 특허가 충족해야 할 어떠한 요건도 함의하지 않기 때문이다.
다음으로, 심판부는 명세서 수정을 요구할 수 있는 법적 근거로서 유럽특허협약(EPC) 제42조 제1항 (c)호를 검토하였다. EPC 제42조 제1항 (c)호는 명세서가 청구된 발명을, 기술적 과제와 그 해결책을 이해할 수 있는 용어로 공개해야 하며, 선행기술에 비추어 발명의 유리한 효과를 명시해야 한다고 규정하고 있다. 그러나 심판부는 EPC 규칙 제42조(1)(c)항이, 기술적 문제와 그 해결책을 이해하는 데 지장을 주지 않는 한, 청구되지 않은 실시예를 공개하는 설명의 구절을 삭제할 것을 요구하지는 않는다고 판단하였다. 따라서 심판부는 EPC 규칙 제42조(1)(c)항이 명세서를 청구범위에 부합하도록 수정하라는 일반적인 요구의 법적 근거가 될 수도 없다고 판단하였다.
마지막으로, 심판부는 유럽특허규정(EPC) 제48조 제1항 (c)호를 검토하였는데, 이 조항은 유럽특허출원서에 해당 상황에서 명백히 관련이 없거나 불필요한 진술이나 기타 내용이 포함되어서는 안 된다고 규정하고 있다. 그러나 심판부는 유럽특허규정 제48조 제1항 (c)호가 특허출원서에 관한 것이지, 이미 등록된 특허 명세서에 관한 것이 아니므로, 이를 근거로 특허 등록 전에 명세서의 수정을 요구할 수 없다고 판단하였다.
따라서 위원회는, 수정된 청구범위의 범위를 벗어난 명세서에 공개된 실시예들을 삭제하거나 발명에 부합하지 않는다는 점을 명확히 표시하도록 명세서 수정을 요구할 법적 근거가 없다고 결론지었다.
흥미롭게도, 이 결정은 지침의 현재 문구가 근거로 삼고 있는 이전 결정인 T 1808/06과 상충되는 것으로 보인다. T 1808/06 사건에서 심판부는 명세서와 청구항 간의 불일치가 청구항의 불명확성을 초래할 수 있다고 주장했으나, T 1989/18 사건의 심판부는 (더 이전의 결정인 T 454/89에서 확립된 바와 같이) 청구항은 명세서에 의존하지 않고 그 자체로 명확해야 하므로, 본래 명확한 청구항이 명세서 때문에 불명확해지는 것은 불가능하다고 결론지었다. T 1989/18 사건의 논리는 법적 선례를 인용하지 않았던 T 1808/06 사건의 논리보다 더 탄탄하다고 볼 수 있으며, 심사 과정에서 청구항의 명확성을 평가할 때 명세서를 참조하지 않기로 한 심사부의 일반적인 접근 방식과도 더 부합한다. 따라서 이 새로운 결정은 EPO에서 청구항의 명확성을 평가할 때 명세서가 수행하는 역할에 일관성을 부여하는 것으로 보인다.
시사점
이번 결정은 심사부가 특허권 부여 전에 상당한 분량의 명세서 수정을 요구할 법적 근거가 없음을 시사하므로, 출원인과 변리사 모두에게 환영받을 것으로 보인다. 이러한 수정은 시간이 많이 소요되고 비용이 많이 들 뿐만 아니라, 특허권 부여 후에도 잠재적인 문제를 야기할 수 있기 때문이다.
T 1989/18 사건이 겉보기에는 광범위한 파급 효과를 가져올 것으로 보였음에도 불구하고, 이 결정은 “D” 등급(가장 낮은 중요도, 즉 다른 심판부에 배포되지 않음을 의미)만 부여받았으며, 대부분의 특허 변리사들이 EPO 판례를 파악하기보다는 집에서 휴식을 취하고 있을 크리스마스 연휴 기간에 공표되었습니다. 그럼에도 불구하고 이 결정은 특허 업계의 주목을 받지 않은 것은 아니며, 올해 3월에 발효될 예정인 지침의 다음 개정판이 이 결정에서 상소심판부가 내린 판단을 반영할지 지켜보는 것도 흥미로울 것입니다. EPO는 이 결정이 공표되기 전부터 이미 설명서의 수정과 관련된 지침 조항이 다음 개정판에서 업데이트될 것이라고 밝힌 바 있으나, 새로운 지침이 이 결정을 수용할지 아니면 대체로 무시할지는 지켜봐야 할 것입니다. 한편, 항소위원회의 결정은 법적 효력 측면에서 지침보다 우선하므로, T 1989/18 사건은 설명에 대한 상당한 수정을 계속 요구하는 심사부에 대항하여 논리를 전개하는 데 유용한 근거를 제공한다.
“T 11989/18은 명세서에 대한 상당한 수정을 계속해서 요구하는 심사부에 반대하는 주장을 펼치는 데 유용한 근거를 제공한다.”
