T 1989/18 – La fin des modifications de la description à l'OEB ?

Une particularité de la procédure d’examen des brevets à l’OEB réside dans le fait que les examinateurs exigent généralement que la description soit modifiée pour s’aligner sur les revendications admises avant de délivrer un brevet. En règle générale, cela signifie que si la portée des revendications a été restreinte au cours de l’examen, la description doit être modifiée pour refléter cette portée restreinte, plutôt que la portée plus large envisagée lors du dépôt de la demande. La raison en est que les revendications perdraient leur clarté si la description présentait l’invention d’une manière incompatible avec les revendications délivrées.

Si les modifications apportées à la description font partie intégrante de la pratique de l’OEB depuis de nombreuses années, la dernière version des Directives d’examen de l’OEB, entrée en vigueur en mars 2021, a considérablement élargi la portée des modifications exigées par l’OEB. En particulier, les Directives ont été mises à jour afin de préciser que les modes de réalisation figurant dans la description qui ne sont plus couverts par les revendications doivent être supprimés, ou bien qu’il convient d’indiquer clairement que ces modes de réalisation ne sont pas couverts par les revendications, par exemple en utilisant une formulation telle que « mode de réalisation non conforme à l’invention ».

Ce durcissement de la pratique de l’OEB n’a généralement pas été bien accueilli, tant par les conseils en propriété industrielle que par les déposants. D’une part, la modification de la description peut prendre beaucoup de temps et donc alourdir considérablement le coût de la procédure de dépôt de brevet auprès de l’OEB, ce que les déposants souhaitent évidemment éviter. Une modification aussi substantielle de la description comporte également un certain nombre de conséquences potentiellement indésirables après la délivrance du brevet, notamment en ce qui concerne l’interprétation de la portée des revendications. De nombreux États parties à la CBE, notamment le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France, appliquent une forme de « doctrine des équivalents » lors de l’évaluation de la contrefaçon de brevet. Bien que les détails varient d’un pays à l’autre, d’une manière générale, en vertu de la doctrine des équivalents, un mode de réalisation qui ne relève pas du champ d’application littéral des revendications peut néanmoins constituer une contrefaçon du brevet s’il représente simplement un équivalent évident de ce qui est revendiqué. Toutefois, lorsqu’un brevet délivré précise que certains modes de réalisation ne sont explicitement « pas conformes à l’invention », il peut s’avérer plus difficile de faire valoir que certains équivalents relèvent de la portée des revendications et constituent donc une contrefaçon, ce qui restreint la portée du brevet. Il convient également de prendre en compte la question de l’ajout de matière lors d’une révision substantielle de la description. Il peut, par exemple, être possible de modifier le sens d’un terme utilisé dans les revendications si le contexte pertinent est supprimé de la description, ce qui pourrait alors avoir pour conséquence d’étendre la portée des revendications à des interprétations qui n’étaient pas étayées par la demande de brevet initiale, ajoutant ainsi de la matière. Bien que cela puisse paraître improbable, les Chambres de recours ont estimé, dans l’affaire T 0471/20, qu’un tel résultat était bel et bien possible. Étant donné que l’OEB est réputé pour sa rigueur en matière d’ajout d’éléments non prévus, qui constitue un motif de nullité, cela peut poser un véritable casse-tête lorsqu’il s’agit de modifier la description.

Cependant, dans une décision surprenante rendue par les chambres de recours de l’OEB (T 1989/18), une chambre a conclu qu’il n’existait aucun fondement juridique permettant d’exiger la modification de la description, ce qui remet en cause la légitimité de l’approche actuelle en matière de modifications de la description telle qu’elle est définie dans les Directives, etpeut-être aussi, de manière plus générale, l’obligation de modifier la description.

La décision

Le recours a été formé par le demandeur à la suite d’une décision de la division d’examen de rejeter la demande en vertu de l’article 84 de la CBE (manque de clarté), le demandeur ayant refusé de modifier la description comme cela lui avait été demandé. Le demandeur a fait valoir qu’il n’existait aucun fondement juridique permettant d’exiger la modification de la description, et la chambre a donc cherché à déterminer si tel était effectivement le cas. La chambre a examiné plusieurs dispositions juridiques possibles, mais a conclu qu’aucune d’entre elles ne fournissait de fondement juridique permettant d’exiger la modification de la description.

La division d’examen avait rejeté la demande en se fondant sur l’article 84 de la CBE, qui stipule que les revendications « […] doivent être claires et concises et être étayées par la description ». La chambre n’était toutefois pas convaincue que l’article 84 de la CBE fournisse une base juridique permettant d’exiger une modification de la description. La Chambre a reconnu que l’article 84 de la CBE exigeait que les revendications soient claires, mais elle s’est référée à une jurisprudence antérieure (T 454/89) selon laquelle les revendications doivent être claires en elles-mêmes, sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur des informations tirées de la description. La Chambre a donc conclu que la description ne pouvait pas rendre les revendications obscures, car celles-ci doivent être claires en elles-mêmes, sans référence à la description. La chambre a noté que l’article 84 de la CBE ne mentionne la description que dans le cadre de l’exigence supplémentaire selon laquelle celle-ci doit étayer les revendications, ce qui, selon elle, signifie uniquement que l’objet de la revendication doit être tiré de la description, et non que la description ne peut pas également décrire d’autres modes de réalisation qui ne font pas l’objet de revendications.

La Chambre a ensuite examiné l’article 69 de la CBE en tant que fondement juridique éventuel. L’article 69, paragraphe 1, de la CBE dispose que l’étendue de la protection conférée par un brevet européen ou une demande de brevet européen est déterminée par les revendications, mais que la description et les dessins servent néanmoins à l’interprétation des revendications. Toutefois, la Chambre a estimé que l’article 69 de la CBE n’avait aucune pertinence pour la modification de la description, car il ne porte que sur l’étendue de la protection conférée par un brevet lorsque cette étendue doit être déterminée par l’autorité compétente à cet effet, et n’implique donc aucune exigence à laquelle une demande ou un brevet doit satisfaire.

La Chambre a ensuite examiné la règle 42(1)(c) de la CBE en tant que fondement juridique possible pour exiger la modification de la description. La règle 42(1)(c) de la CBE stipule que la description doit divulguer l’invention, telle qu’elle est revendiquée, en des termes permettant de comprendre le problème technique et sa solution, et indiquer les effets avantageux de l’invention par rapport à l’état de la technique. Toutefois, la Chambre a estimé que la règle 42(1)(c) de la CBE n’exigeait pas la suppression des passages de la description qui divulguent des modes de réalisation non revendiqués, dès lors qu’ils ne nuisent pas à la compréhension du problème technique et de sa solution. La Chambre a donc conclu que la règle 42(1)(c) de la CBE ne pouvait pas non plus constituer la base juridique d’une exigence générale visant à modifier la description pour la mettre en conformité avec les revendications.

Enfin, la chambre a examiné la règle 48, paragraphe 1, point c), de la CBE, qui dispose qu’une demande de brevet européen ne doit contenir aucune déclaration ni aucun autre élément manifestement hors de propos ou superflu au vu des circonstances. La chambre a toutefois estimé que la règle 48, paragraphe 1, point c), de la CBE concernait les demandes de brevet et non les descriptions des brevets délivrés, et qu’elle ne pouvait donc pas servir de fondement juridique pour exiger une modification de la description avant la délivrance.

La Chambre a donc conclu qu’il n’existait aucun fondement juridique permettant d’exiger la modification de la description afin de supprimer ou de signaler clairement, en tant que non conformes à l’invention, les modes de réalisation divulgués dans la description qui ne relèvent pas du champ d’application de la revendication modifiée.

Il est intéressant de noter que cette décision semble contredire la décision antérieure T 1808/06, sur laquelle repose la formulation actuelle des lignes directrices. Dans la décision T 1808/06, la Chambre avait fait valoir que des incohérences entre la description et les revendications pouvaient entraîner un manque de clarté de ces dernières, mais dans la décision T 1989/18, elle a conclu que, puisque les revendications doivent être claires en elles-mêmes sans référence à la description (comme l’avait établi la décision encore plus ancienne T 454/89), il n’est donc pas possible que des revendications par ailleurs claires soient rendues obscures par la description. Le raisonnement exposé dans l’affaire T 1989/18 est sans doute plus solide que celui de l’affaire T 1808/06, qui ne citait aucun précédent juridique, et il est également plus conforme à l’approche générale adoptée par les divisions d’examen, qui consiste à refuser de se référer à la description lors de l’évaluation de la clarté des revendications au cours de l’examen. Cette nouvelle décision semble donc apporter une cohérence au rôle de la description lors de l’évaluation de la clarté des revendications à l’OEB.

Conséquences

Cette décision devrait être bien accueillie tant par les déposants que par les avocats, car elle laisse entendre que la division d'examen ne dispose d'aucun fondement juridique pour exiger des modifications substantielles de la description avant la délivrance du brevet, lesquelles peuvent s'avérer longues, coûteuses et potentiellement problématiques après la délivrance.

Malgré les implications apparemment considérables de la décision T 1989/18, celle-ci n’a reçu qu’une diffusion de catégorie « D » (le niveau d’importance le plus bas, ce qui signifie qu’elle n’a pas été transmise aux autres chambres) et a été publiée pendant la période de Noël, alors que la plupart des conseils en brevets sont chez eux à profiter de leurs vacances plutôt que de se tenir informés de la jurisprudence de l’OEB. Néanmoins, cette décision n’est pas passée inaperçue au sein de la profession, et il sera intéressant de voir si la prochaine mise à jour des Directives, qui doit entrer en vigueur en mars de cette année, tiendra compte des conclusions de la Chambre d’appel dans cette décision. L’OEB avait déjà annoncé, avant même la publication de cette décision, que les sections des Directives relatives à la modification de la description seraient mises à jour dans la prochaine édition, mais il reste à voir si les nouvelles Directives tiendront compte de cette décision ou si elles l’ignoreront largement. En attendant, étant donné que les décisions des chambres de recours ont une force juridique supérieure à celle des Directives, l’affaire T 1989/18 constitue une base utile pour contester les divisions d’examen qui continuent d’exiger des révisions substantielles de la description.