Beslutet från Europeiska patentverkets (EPO) utvidgade överklagandenämnd i ärende G2/21 avser främst när uppgifter som blir tillgängliga först efter det att en patentansökan har lämnats in – så kallade ”uppgifter som offentliggjorts i efterhand” – kan användas för att visa att en uppfinning i ansökan har en teknisk verkan.
EPO har fått rykte om sig att anse att en uppfinning uppvisar uppfinningshöjd genom att man lämnar in uppgifter som visar att uppfinningen har en teknisk effekt. Detta beslut får därför viktiga konsekvenser för uppfinningar inom områden som biovetenskap och kemi, där man kan lämna in kompletterande uppgifter för att övertyga granskarna om att en uppfinning uppvisar uppfinningshöjd.
Teknisk effekt
Problemet uppstår när det inte finns tillräckligt med bevis i ansökan för att visa att den tekniska effekten utgör en förbättring jämfört med vad som var känt tidigare, det vill säga den kända tekniken. Detta är inte nödvändigtvis sökandens fel. Ibland känner sökanden inte till det relevanta dokumentet om känd teknik innan hen lämnar in sin patentansökan. Därför kan sökanden ibland först efter ansökningsdagen samla in de uppgifter som krävs för att visa att uppfinningen har en teknisk effekt jämfört med den kända tekniken.
I detta beslut från EPO:s utvidgade överklagandenämnd fastställdes att en teknisk effekt kan åberopas som uppfinningshöjd om en fackman, med beaktande av den allmänna kunskapen inom området och utifrån ansökan i dess ursprungliga utformning, skulle dra slutsatsen att nämnda effekt omfattas av den tekniska läran och förkroppsligas av samma ursprungligen offentliggjorda uppfinning.
I slutändan handlar beslutet om de grundläggande principerna bakom patentsystemet: att en uppfinnare ska kunna kontrollera användningen av en uppfinning under en viss tidsperiod, då denne bidrar med ny och icke-uppenbar kunskap till mänskligheten. Bedömningen av uppfinnarens bidrag och av huruvida uppfinningen är ny och icke-uppenbar görs ur en fackmans synvinkel och utgår från den dag då ansökan lämnades in.
Trovärdighet
Beslutet berörde tidigare rättspraxis där man har prövat om det finns tillräckliga uppgifter för att visa att en teknisk effekt är rimlig. Den utvidgade överklagandenämnden gjorde dock klart att ”rimlighet” inte är ett särskilt villkor för patenterbarhet och patentets giltighet, utan ett kriterium för huruvida man kan förlita sig på en påstådd teknisk effekt. Den utvidgade överklagandenämnden betonade vikten av att beakta vad en fackman vid ansökningsdagen förstår av den ursprungligen inlämnade ansökan som den tekniska läran i den påstådda uppfinningen.
Påståenden om sekundär medicinsk användning
I beslutet behandlades även anspråk avseende sekundär medicinsk användning, vilka kräver en teknisk effekt som ett avgränsande inslag i anspråket. För sådana anspråk är det ett ytterligare krav för tillräcklig beskrivning och uppfinningshöjd att uppgifterna visar att den tekniska effekten kan uppnås inom hela anspråkets omfattning. Den utvidgade kammaren fastslog att bevis för en påstådd terapeutisk effekt måste lämnas i ansökan i dess inlämnade form. Den avgörande faktorn är huruvida en fackman skulle anse det trovärdigt att den terapeutiska effekten uppnås. En brist i detta avseende kan inte avhjälpas genom bevisning som läggs fram efter publiceringen.
Oberoende granskning av bevis
Slutligen prövade även den utvidgade överklagandenämnden frågan om principen om fri bevisvärdering är tillämplig i förfaranden vid EPO. Nämnden fastslog att principen om fri bevisvärdering är en allmänt tillämplig princip vid EPO. Därför drogs slutsatsen att bevis som lagts fram för att styrka att kraven har en teknisk verkan inte får åsidosättas enbart på grund av att beviset inte hade offentliggjorts före ansökningsdagen för det aktuella patentet och lämnades in efter den dagen.
Slutsatser
Sammantaget ger detta beslut vissa användbara förtydliganden om hur uppgifter som lämnats in efter ansökningsdagen kan användas för att bevisa en teknisk effekt. Beslutet lämnar dock ett rimligt utrymme för överklagandenämnderna att tolka slutsatserna och tillämpa dem efter behov på omständigheterna i varje enskilt fall. Det kommer därför att bli intressant att följa de framtida beslut som fattas på grundval av detta beslut.
Detta beslut är ännu en påminnelse om vikten av att vid inlämnandet av en patentansökan bifoga tillräckliga motiveringar och/eller data som visar att en teknisk effekt är trovärdig.
Om du vill fortsätta samtalet är du välkommen att kontakta författaren eller din vanliga advokat hos Barker Brettell.
”Detta beslut ger några användbara förtydliganden om hur uppgifter som lämnats in i efterhand kan användas för att bevisa en teknisk effekt”
