欧州特許庁（EPO）の拡大上訴審議会によるG2/21事件の決定は、主に、特許出願の提出後に初めて入手可能となるデータ（一般に「事後公開データ」と呼ばれる）を、当該出願の発明が技術的効果を有することを立証するために、いつから使用できるかという点に関するものである。
EPOは、発明が技術的効果をもたらすことを示すデータを提出することで、その発明に進歩性があると認定する傾向があることで知られています。したがって、この決定は、ライフサイエンスや化学などの分野における発明にとって重要な意味を持ちます。これらの分野では、追加データを提出することで、審査官に対し、その発明に進歩性があることを納得させることができるからです。
技術的効果
問題となるのは、出願書類には、その技術的効果が先行技術（すなわち、既知の技術）に比べて進歩的であることを示すのに十分な証拠が欠けている場合です。これは必ずしも出願人の過失というわけではありません。出願人は、特許出願を行う前に、関連する先行技術文献を把握していない場合もあります。そのため、出願人は、出願日以降になって初めて、自分の発明が先行技術に比べて技術的効果を有することを示すために必要なデータを収集できる場合もあります。
欧州特許庁（EPO）の拡大上訴審議会によるこの決定では、当業者が、一般的な一般知識を念頭に置き、当初提出された出願に基づいて、当該技術的効果が技術的教示に含まれ、かつ当初開示された発明そのものに具現化されていると導き出すことができる場合、その技術的効果を発明の進歩性の根拠として用いることができると判示した。
結局のところ、この判断は特許制度の根底にある基本原則に帰着する。すなわち、発明者が人類に対して新規かつ非自明な情報を提供した期間において、その発明の利用を管理できるという原則である。発明者による貢献の評価、およびその発明が新規かつ非自明であるかどうかの判断は、当業者の視点に立ち、出願日時点に基づいて行われる。
妥当性
この決定では、技術的効果が妥当であると示すのに十分なデータがあるかどうかを検討した過去の判例にも言及された。しかし、拡大上訴審議会は、「妥当性」は特許性および特許の有効性に関する独立した要件ではなく、主張される技術的効果を信頼するための基準であるとの見解を示した。 拡大審判部は、出願日時点で当業者が、当初提出された出願書類から、請求された発明の技術的教示として何を理解するかを考慮することの重要性を改めて強調した。
二次的医療用途の主張
本決定では、限定的なクレーム特徴として技術的効果を必要とする「第二の医療用途」に関するクレームについても検討が行われた。このようなクレームにおいて、技術的効果がクレームの範囲全体を通じて達成可能であることを示すデータは、十分な開示および進歩性の要件として追加的に求められる。拡大審判部は、クレームされた治療効果が達成されることの証明は、出願時の出願書類において提供されなければならないとの判断を示した。重要な要素は、当業者がその治療効果が達成されると信じるに足るかどうかである。 この点における不備は、公開後の証拠によって補うことはできない。
証拠の無料評価
最後に、拡大上訴審議会は、証拠の自由評価の原則が欧州特許庁（EPO）における手続に適用されるかどうかも検討した。同議会は、証拠の自由評価の原則はEPOにおいて普遍的に適用される原則であると判断した。したがって、請求項が技術的効果を有することを立証するために提出された証拠は、当該証拠が係争特許の出願日以前に公知ではなく、かつその日以降に提出されたという理由のみに基づいて、無視してはならないとの結論に至った。
結論
全体として、この決定は、出願後のデータを技術的効果を立証するためにどのように活用できるかについて、有益な明確化をもたらしている。しかし、この決定は、審判部が結論を解釈し、各事案の事実関係に応じて必要に応じて適用するための、相当な裁量の余地を残している。したがって、この決定に基づいて今後下される決定の行方を注視していくことは興味深いだろう。
この決定は、特許出願の際に、技術的効果が信頼に足るものであることを示すために、十分な根拠やデータを含めることの重要性を改めて認識させるものである。
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「この決定は、出願後のデータを技術的効果を立証するためにどのように活用できるかについて、有益な明確化をもたらしている」
