유럽특허청(EPO) 확대상소위원회의 G2/21 사건에 대한 결정은 주로, 특허출원 제출 이후에야 입수할 수 있게 되는 데이터(일반적으로 ‘출원 후 공개된 데이터’라고 함)를 언제 해당 출원상의 발명이 기술적 효과를 갖는다는 점을 입증하는 데 사용할 수 있는지에 관한 것이다.
EPO는 발명이 기술적 효과를 갖는다는 것을 입증하는 데이터를 제출함으로써 해당 발명이 진보성을 갖추고 있다고 판단하는 것으로 알려져 있습니다. 따라서 이번 결정은 생명과학 및 화학 등, 추가 데이터를 제출하여 심사관에게 발명이 진보성을 갖추고 있음을 설득할 수 있는 분야의 발명들에 중요한 파급 효과를 미칩니다.
기술적 효과
문제는 출원서에 기술적 효과가 기존에 알려진 내용, 즉 선행기술에 비해 개선된 것임을 입증할 만한 증거가 충분히 제시되지 않은 경우에 발생합니다. 이는 반드시 출원인의 과실이라고 할 수는 없습니다. 때로는 출원인이 특허 출원을 하기 전에 관련 선행기술 문서를 알지 못하는 경우도 있기 때문입니다. 따라서 출원인은 출원일 이후에야 비로소 자신의 발명이 선행기술에 비해 기술적 효과를 갖는다는 것을 입증하는 데 필요한 자료를 수집할 수 있는 경우도 있습니다.
유럽특허청(EPO) 확대상소위원회의 이 결정에 따르면, 해당 분야의 기술자가 일반적인 상식을 염두에 두고, 최초 출원된 명세서를 바탕으로 볼 때, 해당 기술적 효과가 기술적 교훈에 포함되며, 최초 공개된 발명에 구현된 것으로 도출할 수 있는 경우, 그 기술적 효과를 진보성의 근거로 삼을 수 있다고 판시하였다.
궁극적으로 이 결정은 특허 제도의 근간을 이루는 기본 원칙, 즉 발명자가 인류에 새롭고 비자명한 정보를 기여한 기간 동안 해당 발명의 사용을 통제할 수 있도록 한다는 원칙으로 귀결됩니다. 발명자의 기여도 평가와 발명이 신규성 및 비자명성을 갖추었는지 여부는 해당 분야의 전문가를 기준으로, 출원일을 기준으로 판단됩니다.
타당성
이 결정은 기술적 효과가 타당하다는 것을 입증할 만한 충분한 데이터가 있는지 여부를 검토한 기존 판례를 언급했다. 그러나 확대상소위원회는 ‘타당성’이 특허성 및 특허 유효성에 대한 별개의 요건이 아니라, 주장된 기술적 효과를 신뢰할 수 있는지에 대한 판단 기준일 뿐이라고 구별했다. 확대심판부는 청구된 발명의 기술적 교시로써, 출원일 당시 당업자가 최초 출원된 출원서에서 무엇을 이해하는지를 고려하는 것이 중요함을 재차 강조했다.
제2의 의학적 용도에 대한 주장
이 결정에서는 청구항의 제한적 특징으로서 기술적 효과를 요구하는 제2의 의학적 용도 청구항에 대해서도 검토하였다. 이러한 청구항의 경우, 기술적 효과가 청구범위 전반에 걸쳐 달성될 수 있음을 보여주는 데이터는 충분한 공개는 물론 진보성에 있어서도 추가적인 요건이다. 확대심판부는 청구된 치료 효과가 출원 당시의 출원서에서 입증되어야 한다고 판시하였다. 핵심 요소는 당업자가 해당 치료 효과가 달성된다는 점을 신뢰할 수 있다고 여길지 여부이다. 이 점에서 부족한 부분은 출원 후 제출된 증거로는 보완할 수 없다.
증거에 대한 무료 평가
마지막으로, 확대상소심판부는 증거의 자유로운 평가 원칙이 유럽특허청(EPO)의 절차에 적용되는지 여부도 검토하였다. 심판부는 증거의 자유로운 평가 원칙이 유럽특허청에서 보편적으로 적용되는 원칙이라고 판시하였다. 따라서, 청구항이 기술적 효과를 갖는다는 것을 입증하기 위해 제출된 증거는, 해당 증거가 해당 특허의 출원일 이전에 공개되지 않았고 그 이후에 제출되었다는 이유만으로 배제될 수 없다고 결론지었다.
결론
전반적으로 볼 때, 이번 결정은 기술적 효과를 입증하기 위해 출원 후 제출된 데이터를 어떻게 활용할 수 있는지에 대해 유용한 해명을 제공하고 있다. 그러나 이 결정은 항소심위원회가 결론을 해석하고 각 사건의 사실관계에 따라 필요에 따라 이를 적용할 수 있는 상당한 재량 여지를 남겨두고 있다. 따라서 향후 이 결정을 바탕으로 내려질 판례들을 지켜보는 것이 흥미로울 것이다.
이번 결정은 특허 출원 시 기술적 효과가 타당함을 입증할 수 있는 충분한 근거 및/또는 데이터를 포함하는 것이 얼마나 중요한지 다시 한번 상기시켜 준다.
대화를 계속하고 싶으시다면, 본 글의 작성자나 평소 상담하시는 Barker Brettell 담당 변호사에게 연락해 주시기 바랍니다.
“이번 결정은 출원 후 제출된 자료를 기술적 효과를 입증하는 데 어떻게 활용할 수 있는지에 대해 유용한 해명을 제공하고 있다”
