När ditt varumärke väl är registrerat får du inte slappna av och utgå från att det kommer att förbli giltigt för hela förteckningen över varor och tjänster så länge du fortsätter att förnya det. I vissa länder är det nödvändigt att lämna in bevis och uppgifter som bekräftar den kommersiella användningen av ett varumärke för att varumärket ska kunna behållas.
Bland de länder som har ytterligare användningskrav ingår: USA, Puerto Rico, Mexiko, Filippinerna, Argentina och Moçambique.
I vissa av dessa länder krävs endast en bekräftelse på att varumärket används, men i andra länder, till exempel USA, måste faktiska bevis på användning lämnas in vid olika tillfällen efter registreringen för att varumärket ska förbli giltigt registrerat.
Eftersom kraven i USA är särskilt stränga kommer denna artikel att inriktas på de amerikanska kriterierna och redogöra för de krav som måste uppfyllas för att varumärkesrättigheterna ska kunna upprätthållas.
För att förenkla de juridiska aspekterna har vi tagit fram tre olika scenarier där vi förklarar hur lagen tillämpas, för att ge läsarna en uppfattning om hur den kan användas.
Klädmärket
Ett företag har en varumärkesregistrering i USA för varumärket ”ABC”. Registreringen omfattar ”kläder” och företaget använder varumärket ABC på de produktetiketter som är insydda i produkten samt på de hängetiketter som är fästa vid produkten.
Kan företaget behålla detta varumärke?
Svaret är ”ja”, förutsatt att företaget lämnar in ett foto av produkten där etiketterna och hängetiketterna som är fästa på produkten syns.
Smyckessortiment
Ett företag har en varumärkesregistrering i USA för varumärket ”XYZ”. Registreringen omfattar varorna ”smycken” och tjänsterna ”detaljhandel med smycken” samt ”design av smycken”. Varumärket XYZ används på företagets webbplats, där man marknadsför smyckessortimentet och sina tjänster inom skräddarsydd smyckesdesign, men smyckena kan inte köpas direkt via webbplatsen.
Kan företaget behålla detta varumärke?
Även här är svaret ”ja”; varumärket används i samband med tjänsterna ”detaljhandel med smycken” och ”design av smycken”. Utskrifter från webbplatsen där varumärket visas i nära anslutning till tjänsterna utgör tillräckligt bevis på användning i samband med tjänsterna.
När det gäller själva smyckesprodukterna skulle svaret dock troligen vara ”nej”. Utskrifter från webbplatsen räcker vanligtvis inte som bevis på att produkterna har använts om produkten inte kan köpas direkt via webbplatsen.
Kontorsartiklar
Ett företag har en varumärkesregistrering i USA för varumärket ”123”. Registreringen omfattar varorna ”reservoarpennor, blyertspennor, färgpennor, anteckningsböcker, dagböcker, nyhetsbrev, broschyrer och almanackor” i klass 16. Företaget lämnar endast bevis för användning av varumärket ”123” på produktetiketter som är fästa på anteckningsböcker och dagböcker, men bekräftar att det använder varumärket även i samband med de övriga produkterna.
Kan företaget behålla detta varumärke?
I teorin skulle vi svara ”ja”, eftersom företaget endast behöver lägga fram bevis på användning för en produkt i varje varu- eller tjänsteklass som omfattas av varumärket.
Revisionsprogram
Sedan november 2017 har det amerikanska patent- och varumärkesverket (USPTO) drivit ett granskningsprogram för att säkerställa att det amerikanska varumärkesregistret är tillförlitligt och att varumärkena i registret endast omfattar de varor eller tjänster för vilka varumärket används på marknaden.
Sedan programmet inleddes har USPTO granskat nästan 25 000 registreringar. Av dessa varumärken har varor, tjänster och klasser strukits från registreringen i nästan 50 % av fallen, och över 3 250 registreringar har upphävts i sin helhet.
I detta fall, om registreringen granskas, kommer granskaren att begära ytterligare bevis på användning för vissa av de varor som omfattas av varumärket men för vilka inga bevis har lämnats. Om företaget inte kan tillhandahålla de begärda bevisen för de identifierade varorna, kommer det att uppmanas att lämna in bevis på användning för samtliga varor som omfattas av registreringen. Alla varor för vilka företaget inte kan lämna tillräckliga bevis på användning kommer att strykas från registreringen.
Om du är osäker, be om råd
Med tanke på det stora antalet registreringar som har berörts av granskningsprogrammet är det viktigt att innehavare av amerikanska varumärkesregistreringar ser till att de använder sina varumärken på ett sätt som uppfyller dessa strikta användningskrav.
Det finns ingen fast regel för vilka bevis som ska lämnas in för att styrka användningen av ett varumärke, eftersom detta beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Genom att anlita en varumärkesombud kan du få råd som är anpassade efter just din situation.
Om du vill ha råd om hur du sköter dina utländska varumärken, vänligen kontakta författaren, Rosanne Farmer,ellerdin vanliga varumärkesjurist hos Barker Brettell.
”Det är viktigt att innehavare av varumärkesregistreringar i USA ser till att de använder sina varumärken på ett sätt som uppfyller dessa strikta användningskrav.”
