Une fois votre marque enregistrée, vous ne devez pas vous reposer sur vos lauriers et partir du principe qu’elle restera en vigueur pour l’ensemble des produits et services tant que vous continuerez à la renouveler. Dans certains pays, il est nécessaire de fournir des preuves et des informations attestant de l’usage commercial d’une marque afin que celle-ci soit maintenue.
Parmi les pays qui imposent des exigences supplémentaires en matière d'utilisation, on peut citer : les États-Unis, Porto Rico, le Mexique, les Philippines, l'Argentine et le Mozambique.
Certains de ces pays exigent uniquement la confirmation que la marque est utilisée, tandis que d'autres, comme les États-Unis, exigent que des preuves concrètes d'utilisation soient déposées à différents moments après l'enregistrement afin que la marque reste valablement enregistrée.
Les États-Unis appliquant une réglementation particulièrement stricte, cet article se concentrera sur les critères américains, en présentant les conditions à remplir pour conserver ses droits de marque.
Afin de simplifier les aspects juridiques, nous avons mis en place trois scénarios différents dans lesquels nous expliquerons l'application de la loi afin de donner aux lecteurs une idée de son utilisation.
La marque de vêtements
Une entreprise est titulaire d'un enregistrement de marque aux États-Unis pour la marque « ABC ». Cet enregistrement couvre la catégorie « vêtements » et l'entreprise utilise la marque ABC sur les étiquettes cousues dans les produits ainsi que sur les étiquettes volantes apposées sur ceux-ci.
L'entreprise peut-elle conserver cette marque ?
La réponse est « oui », à condition qu’il fournisse une photo du produit sur laquelle apparaissent les étiquettes et les étiquettes volantes apposées sur celui-ci.
Gamme de bijoux
Une société est titulaire d'un enregistrement de marque aux États-Unis pour la marque « XYZ ». Cet enregistrement couvre les produits « bijoux » et les services « vente au détail de bijoux » et « conception de bijoux ». La marque XYZ est utilisée sur le site Internet de la société, qui présente la gamme de bijoux et ses services de conception de bijoux sur mesure, mais les bijoux ne peuvent pas être achetés directement sur le site.
L'entreprise peut-elle conserver cette marque ?
Ici aussi, la réponse est « oui » ; elle est utilisée en relation avec les services « vente au détail de bijoux » et « conception de bijoux ». Les captures d'écran du site web montrant la marque à proximité immédiate des services constituent une preuve suffisante de son utilisation pour ces services.
Toutefois, la réponse serait très probablement « non » en ce qui concerne les bijoux eux-mêmes. Les captures d'écran du site web ne constituent généralement pas une preuve suffisante de l'utilisation des produits si ceux-ci ne peuvent pas être achetés directement sur le site.
Articles de papeterie
Une entreprise est titulaire d’un enregistrement de marque aux États-Unis pour la marque « 123 ». Cet enregistrement couvre les produits suivants : « stylos à plume, crayons, crayons de couleur, cahiers, journaux intimes, bulletins d’information, dépliants et agendas » de la classe 16. La société ne fournit des preuves de l’utilisation de la marque « 123 » que sur les étiquettes apposées sur les cahiers et les journaux intimes, mais elle confirme qu’elle utilise effectivement cette marque pour les autres produits.
L'entreprise peut-elle conserver cette marque ?
En théorie, on répondrait « oui », car l'entreprise doit uniquement fournir la preuve de l'usage d'un seul produit dans chaque classe de produits ou de services couverte par la marque.
Programme d'audit
Depuis novembre 2017, l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) met en œuvre un programme d'audit visant à garantir la fiabilité du registre américain des marques et à s'assurer que les marques qui y sont inscrites ne couvrent que les produits ou services pour lesquels elles sont effectivement utilisées sur le marché.
Depuis le lancement du programme, près de 25 000 enregistrements ont fait l'objet d'un contrôle par l'USPTO. Parmi ces marques, près de 50 % ont vu certains produits, services et classes supprimés de leur enregistrement, et plus de 3 250 enregistrements ont été annulés dans leur intégralité.
Dans ce cas, si l'enregistrement fait l'objet d'un contrôle, l'examinateur demandera des preuves supplémentaires d'utilisation pour certains des produits non justifiés couverts par cette marque. Si l'entreprise n'est pas en mesure de fournir les preuves requises pour les produits identifiés, il lui sera alors demandé de fournir des preuves d'utilisation pour l'ensemble des produits couverts par l'enregistrement. Tout produit pour lequel elle ne sera pas en mesure de fournir des preuves suffisantes d'utilisation sera supprimé de l'enregistrement.
En cas de doute, demandez conseil.
Compte tenu du nombre élevé d'enregistrements concernés par le programme d'audit, il est important que les titulaires d'enregistrements de marques américaines veillent à utiliser leurs marques conformément à ces critères d'utilisation stricts.
Il n'existe pas de règle fixe quant aux pièces justificatives à produire pour prouver l'usage d'une marque, car cela dépend des circonstances propres à chaque cas. En faisant appel à un conseil en marques, vous pourrez bénéficier de conseils adaptés à votre situation.
Si vous souhaitez obtenir des conseils sur la gestion de vos marques à l'étranger, veuillez contacter l'auteure, Rosanne Farmer,ouvotre conseiller en marques habituel chez Barker Brettell.
« Il est important que les titulaires d'enregistrements de marques aux États-Unis veillent à utiliser leurs marques conformément à ces critères d'utilisation stricts. »
