상표가 등록되었다고 해서 안심하고, 갱신을 계속하는 한 등록된 모든 상품 및 서비스에 대해 상표권이 영구히 유효할 것이라고 가정해서는 안 됩니다. 일부 국가에서는 상표권을 유지하기 위해 해당 상표의 상업적 사용을 입증하는 증거와 정보를 제출해야 합니다.
추가 사용 요건이 적용되는 국가로는 미국, 푸에르토리코, 멕시코, 필리핀, 아르헨티나, 모잠비크 등이 있습니다.
이러한 국가 중 일부는 상표가 사용 중이라는 사실만 확인하면 되지만, 미국과 같은 다른 국가들은 상표 등록의 유효성을 유지하기 위해 등록 후 여러 시점에 실제 사용 증거를 제출해야 합니다.
미국은 특히 규정이 엄격하기 때문에, 이 글에서는 미국 기준에 초점을 맞춰 상표권을 유지하기 위해 충족해야 할 요건들을 설명하고자 합니다.
법적 문제를 쉽게 이해할 수 있도록 세 가지 시나리오를 마련하여, 법이 어떻게 적용되는지 설명함으로써 독자들에게 활용 방법을 안내하고자 합니다.
의류 브랜드
한 기업이 ‘ABC’라는 상표에 대해 미국 상표 등록을 보유하고 있습니다. 이 등록은 ‘의류’를 대상으로 하며, 해당 기업은 제품에 꿰매어 넣은 제품 라벨과 제품에 부착된 스윙 태그에 ABC 상표를 사용하고 있습니다.
해당 기업은 이 상표를 계속 유지할 수 있을까요?
답은 ‘예’입니다. 단, 제품에 부착된 라벨과 스윙 태그가 보이는 제품 사진을 제출해야 합니다.
주얼리 제품군
한 회사가 ‘XYZ’라는 상표에 대해 미국 상표 등록을 보유하고 있습니다. 이 등록은 ‘보석류’라는 상품과 ‘보석류 소매’ 및 ‘보석류 디자인’이라는 서비스를 대상으로 합니다. XYZ 상표는 보석류 제품군과 맞춤형 보석류 디자인 서비스를 홍보하는 해당 회사의 웹사이트에서 사용되고 있으나, 웹사이트를 통해 보석류를 직접 구매할 수는 없습니다.
해당 회사는 이 상표를 계속 유지할 수 있을까요?
이 경우에도 답은 ‘예’입니다. 해당 상표는 ‘보석 소매’ 및 ‘보석 디자인’ 서비스와 관련하여 사용되고 있습니다. 상표가 해당 서비스와 밀접하게 연관되어 있는 모습을 보여주는 웹사이트 인쇄물은 서비스에 대한 사용 사실을 입증하기에 충분한 증거입니다.
그러나 보석류 제품 자체에 대해서는 그 대답이 ‘아니오’일 가능성이 높습니다. 해당 제품을 웹사이트를 통해 직접 구매할 수 없는 경우, 웹사이트에 게시된 인쇄물은 일반적으로 제품 사용에 대한 충분한 증거가 되지 못합니다.
문구류 상품
한 기업은 ‘123’이라는 상표에 대해 미국 상표 등록을 보유하고 있습니다. 이 등록은 제16류에 속하는 ‘만년필, 연필, 크레용, 공책, 일기장, 뉴스레터, 전단지 및 다이어리’라는 상품을 대상으로 합니다. 해당 기업은 공책과 일기장에 부착된 제품 라벨에 ‘123’ 상표를 사용한 증거만 제시하고 있으나, 다른 상품과 관련해서도 해당 상표를 실제로 사용하고 있음을 확인하고 있습니다.
해당 기업은 이 상표를 계속 유지할 수 있을까요?
이론적으로는 ‘그렇다’고 말할 수 있습니다. 왜냐하면 해당 기업은 상표가 적용되는 각 상품 또는 서비스 분류별로 단 하나의 제품에 대한 사용 증빙 자료만 제출하면 되기 때문입니다.
감사 프로그램
2017년 11월 이후, 미국 특허상표청(USPTO)은 미국 상표 등록부의 신뢰성을 확보하고, 등록된 상표가 시장에서 해당 상표가 사용되는 상품 또는 서비스에만 적용되도록 하기 위한 심사 프로그램을 운영해 오고 있습니다.
이 프로그램이 시작된 이래, 미국 특허상표청(USPTO)은 약 25,000건의 상표 등록을 심사했습니다. 이 중 거의 50%에 해당하는 상표 등록에서 상품, 서비스 및 분류가 삭제되었으며, 3,250건 이상의 상표 등록이 전면 취소되었습니다.
이러한 상황에서 등록에 대한 심사가 이루어질 경우, 심사관은 해당 상표가 포괄하는 상품 중 사용 증거가 제출되지 않은 일부 상품에 대해 추가적인 사용 증거를 요청할 것입니다. 사업자가 지목된 상품에 대해 요구된 증거를 제출할 수 없는 경우, 등록에 포함된 모든 상품에 대한 사용 증거를 제출하도록 요청받게 됩니다. 충분한 사용 증거를 제출할 수 없는 상품은 등록에서 삭제됩니다.
확신이 서지 않는다면 조언을 구하세요
감사 프로그램의 영향을 받은 등록 건수가 많다는 점을 감안할 때, 미국 상표 등록권자들은 자신의 상표를 이 엄격한 사용 기준에 부합하는 방식으로 사용하고 있는지 반드시 확인해야 합니다.
상표 사용을 입증하기 위해 어떤 증거를 제출해야 하는지에 대해서는 정해진 규칙이 없으며, 이는 각 사건의 상황에 따라 달라집니다. 상표 변리사에게 의뢰하시면 귀하의 상황에 맞는 구체적인 조언을 받으실 수 있습니다.
해외 상표 유지 관리에 관한 조언이 필요하시면, 본 글의 저자인 로잔 파머(Rosanne Farmer)에게문의하시거나평소 거래하시는 Barker Brettell의 상표 전문 변리사에게 연락해 주시기 바랍니다.
“미국 상표 등록권자는 자신의 상표를 이러한 엄격한 사용 기준에 부합하는 방식으로 사용하고 있는지 확인하는 것이 중요합니다.”
