商标注册后,切不可掉以轻心,以为只要持续续展,该商标就能在全部商品和服务项目上一直保持有效。在某些国家,为了维持商标的有效性,必须提交证明该商标已投入商业使用的证据和信息。
对使用有额外要求的国家包括:美国、波多黎各、墨西哥、菲律宾、阿根廷和莫桑比克。
其中一些国家仅要求确认该商标正在使用中,但其他国家(如美国)则要求在注册后的不同阶段提交实际使用证据,以确保该商标注册的有效性。
鉴于美国的相关规定尤为严格,本文将重点探讨美国的标准,并阐述为维持商标权必须满足的要求。
为简化法律问题,我们设定了三种不同的情景,通过解释法律的适用情况,为读者提供使用参考。
该服装品牌
某企业持有“ABC”商标的美国商标注册。该注册涵盖“服装”类别,该企业将“ABC”商标用于缝制在产品内的产品标签以及附着在产品上的吊牌上。
该企业能否继续持有该商标?
答案是“可以”;前提是必须提交一张产品照片,照片中需清晰显示产品上所附的标签和吊牌。
珠宝系列
某公司持有“XYZ”商标的美国商标注册。该注册涵盖“珠宝”商品以及“珠宝零售”和“珠宝设计”服务。该公司在其网站上使用“XYZ”商标,用于推广其珠宝系列及其定制珠宝设计服务,但无法直接通过该网站购买珠宝。
该公司能否保留该商标?
在此,答案同样是“是”;该商标正在与“珠宝零售”和“珠宝设计”服务相关联使用。网站截图显示该商标紧邻相关服务,这足以作为该商标在相关服务上使用的证据。
然而,就珠宝产品本身而言,答案很可能是否定的。如果无法直接通过网站购买该产品,那么网站上的打印件通常不足以作为产品使用情况的证据。
文具商品
某企业持有“123”商标的美国商标注册。该注册涵盖第16类商品“钢笔、铅笔、蜡笔、笔记本、日记本、通讯、传单和日记”。该公司仅提供了“123”商标用于贴在笔记本和日记本上的产品标签的证据,但确认其确实在其他产品上使用了该商标。
该企业能否保留该商标?
从理论上讲,我们的回答是“是的”,因为该公司只需就该商标所涵盖的每类商品或服务中的一种产品提供使用证据即可。
审计计划
自2017年11月以来,美国专利商标局(USPTO)一直实施一项审核计划,旨在确保美国商标注册簿的可靠性,并确保注册商标仅涵盖该商标在市场上实际使用的商品或服务。
自该计划启动以来,美国专利商标局(USPTO)已对近25,000项注册进行了审查。其中,近50%的注册商标被删除了部分商品、服务及分类,另有超过3,250项注册被全部撤销。
在此情况下,如果该注册商标接受审查,审查员将要求企业就该商标所涵盖的某些未提供使用证据的商品提供补充使用证据。如果企业无法就已指明的商品提供所需证据,则将被要求提供该注册商标所涵盖的所有商品的使用证据。对于无法提供充分使用证据的任何商品,将从注册中予以删除。
如有疑问,请咨询
鉴于受审查计划影响的注册数量众多,美国商标注册人务必确保其商标的使用方式符合这一严格的使用标准。
关于应提交何种证据来证明商标的使用,并没有固定的规则,因为这取决于每个案件的具体情况。通过委托商标代理人,您可以获得针对您具体情况的专业建议。
如果您需要有关维护海外商标的建议,请联系本文作者罗珊·法默(Rosanne Farmer),或您惯常联系的巴克·布雷特尔(Barker Brettell)商标代理人。
“对于美国商标注册人而言,确保其商标的使用方式符合这一严格的使用标准至关重要。”