UPC退出策略:越早越好?

Eurolaw

统一专利法院(UPC)中央分庭位于巴黎的主会所作出的一项裁决认定,就 尚未获授权的欧洲专利申请,向该法院提起诉讼是有效的。 这可能产生深远的影响,并应促使申请人和代理人重新审视其与统一专利法院(UPC)选择退出相关的程序时间安排。

欧洲专利申请与统一专利法院(UPC)之间的现有互动关系

自2023年统一专利制度实施以来,申请人可以选择获得一项在欧盟许多参与国(目前为18个国家)具有统一效力的专利。这可以替代或补充“传统”的逐国确认程序。

当然,统一专利法院(UPC)是对此类统一专利具有管辖权的国际法院。但UPC还对与传统“非统一”欧洲专利相关的各项事宜(包括侵权、损害赔偿和禁令)拥有专属管辖权。 不过,根据《统一专利法院协定》(UPCA)第83(3)条的规定,在最初为七年(即截至2030年,除非另有延长)的过渡期内,只要尚未针对该专利向统一专利法院提起诉讼,申请人即可选择将其传统欧洲专利排除在统一专利法院的管辖范围之外。

尽管统一专利法院(UPC)确实承诺了一些显著优势——即能够获得一项可在所有参与国范围内执行的统一专利权——但许多申请人仍利用了“选择退出”条款。这可能是出于商业考虑,例如仅需在特定国家(或许是未加入UPC的国家,如英国)获得专利。还有些申请人可能对现行体系感到满意,希望先观察新法院的发展情况,再决定是否受其管辖。

无论出于何种原因,关于退出统一专利法院(UPC)管辖的建议基本一致:务必确保在相关申请获得授权之前完成退出程序。否则,存在这样的风险:在授权后不久、但提交退出申请之前,可能会有人提起诉讼,从而导致您的新欧洲专利无可挽回地“被困”在统一专利法院的管辖范围内。

该决定

随着统一专利法院(UPC)近期在“Omnia Technologies S.P.A. 诉 Sidel Participations”(案号:UPC-CFI-0000799/2026)一案中作出的裁决,这一既有观点最近受到了质疑。在该案中,Omnia 请求法院就 Sidel 的两项欧洲专利申请——EP4594194 和 EP4624351——作出不侵权的宣告。

当Omnia于2026年3月3日提起诉讼时,这两项申请均处于待审状态。 关于EP’194,欧洲专利公约(EPC)第71(3)条规定的“拟授予”通知已于2026年2月11日发出;而EP’351仍处于欧洲专利局(EPO)检索部门审理阶段(尽管针对该申请的“拟授予”通知也将于2026年3月26日发出,时间早于统一专利法院(UPC)采取任何实质性行动之前)。 在统一专利法院于2026年5月7日发布命令时,EP’194的授权已刊登在《欧洲专利公报》上。 然而,EP’351仍处于待审状态——虽然已发出授予决定,但该决定的公布日期定于2026年5月20日(根据《欧洲专利公约》(EPC)第97(3)条,在《公报》中提及授予的日期即为授予决定生效之日)。

尽管如此,巴黎分庭仍认定,统一专利法院(UPC)有权就这两起案件作出不侵权声明的裁决。具体而言,该分庭裁定,统一专利法院(UPC)有权就以下事项作出不侵权声明:

i) 如果专利在提起诉讼后、但提交答辩状之前已获授权并在《欧洲专利公报》上公布;或
ii) 如果专利在提交答辩状之前已根据《欧洲专利公约》第97条第1款获得授权,但当时该授权尚未在《欧洲专利公报》上公布。

经此审查,认定Omnia提起的诉讼属于有效的统一专利法院(UPC)诉讼。Sidel曾试图于2026年4月初提交退出申请,但因当时法院已受理相关诉讼(依据《统一专利法院条例》(UPCA)第83条第3款),故认定其退出申请无效。

对战略的启示

这项统一专利法院(UPC)的裁决具有开创性,因为它表明,可以针对正在审查中的欧洲专利申请向统一专利法院提起诉讼,并且统一专利法院愿意就那些即将获授但尚未产生法律效力的欧洲专利作出裁定。

值得注意的是,Omnia诉Sidel案的裁决仅仅是统一专利法院(UPC)其中一个分庭作出的一个裁决。此外,Sidel已对该裁决提起上诉,因此上诉法院是否会支持巴黎分庭的裁决,尚待观察。

此外,该命令的措辞相当具体。它仅涉及不侵权声明,尽管可以设想其他诉讼也会得出类似的结果。同样,该命令明确指出,这两项专利均是在“提交答辩状之前”获批的。 或许Sidel本可以利用现有规定(例如要求对拟授予的专利文本进行修改)来推迟专利授权,从而使该条件无法满足。这可能意味着法院会裁定其无权审理这两起诉讼。但同样,未来也可能裁定统一专利法院有权审理处于审查程序更早阶段的欧洲专利申请相关案件。

尽管如此,这一裁决凸显了等到申请即将获准时才提交“选择退出”申请所存在的风险。鉴于自欧洲专利申请公布之日起即可提交“选择退出”申请,确信自己对统一专利不感兴趣的申请人,不妨在审查过程中尽早提交“选择退出”申请,作为一项预防措施,以免在不知情的情况下落入统一专利法院(UPC)的管辖范围。

如果您希望就本文中讨论的任何与UPC相关的问题进行探讨,包括您针对待审欧洲专利申请的退出策略,请咨询您惯常合作的Barker Brettell律师,或联系我们。

“确信自己对统一专利不感兴趣的申请人,不妨在审查过程中尽早提交退出申请。”

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