통합특허법원(UPC) 중앙부 파리 본부의 판결에 따르면, 아직 등록되지 않은 유럽 특허 출원에 대해서도 해당 법원에 소송을 제기할 수 있다는 점이 확인되었습니다. 이는 잠재적으로 광범위한 파급 효과를 가져올 수 있으며, 출원인과 대리인 모두 UPC 제외 신청과 관련된 절차 일정을 재검토해야 할 것으로 보인다.
유럽 특허 출원과 통일특허법원(UPC) 간의 기존 상호작용
2023년 단일 특허 제도가 도입된 이래, 출원인들은 EU의 여러 참여국(현재 18개국)에서 단일 효력을 갖는 단일 특허를 취득할 수 있는 선택권을 갖게 되었습니다. 이는 ‘전통적인’ 국가별 유효화 절차를 대체하거나, 이에 추가되는 방식입니다.
당연히 UPC는 이러한 단일 특허에 대한 관할권을 가진 국제 법원입니다. 하지만 UPC는 기존의 ‘비단일’ 유럽 특허와 관련된 다양한 사안(침해, 손해배상, 금지명령 등 포함)에 대해서도 독점적 관할권을 가지고 있습니다. 다만, UPCA 제83조 제3항에 따라, 초기 7년(즉, 별도로 연장되지 않는 한 2030년까지)의 과도기 동안에는 해당 특허에 대해 이미 UPC 소송이 제기되지 않은 한, 출원인이 기존의 유럽 특허에 대해 UPC의 관할권에서 제외되도록 선택할 수 있습니다.
UPC가 참여국 전역에서 집행 가능한 단일 권리를 취득할 수 있다는 점 등 몇 가지 상당한 이점을 제공하기는 하지만, 많은 출원인들이 옵트아웃 조항을 활용해 왔습니다. 이는 특정 국가(예를 들어 영국과 같이 UPC에 가입하지 않은 국가)에서만 특허가 필요한 경우와 같은 상업적 이유 때문일 수 있습니다. 또한 일부 출원인들은 기존 시스템에 만족하여, 새로운 법원의 운영 상황을 지켜본 후 그 관할권에 편입되기를 원했을 수도 있습니다.
이유가 무엇이든 간에, UPC 제외 신청과 관련된 조언은 대체로 일관되었습니다. 즉, 관련 출원에 대해서는 특허권 부여 시점까지 반드시 제외 신청을 완료해야 한다는 것입니다. 그렇지 않을 경우, 특허권 부여 직후이지만 제외 신청이 제출되기 전에 소송이 제기될 위험이 있으며, 이로 인해 귀하의 새로운 유럽 특허가 UPC의 관할권 내에 돌이킬 수 없이 ‘갇히게’ 될 수 있습니다.
결정
최근 UPC가 ‘Omnia Technologies S.P.A. 대 Sidel Participations’ 사건( UPC-CFI-0000799/2026)에 대해 내린 판결을 계기로, 이러한 기존 관행에 의문이 제기되고 있다. 이 사건에서 Omnia는 Sidel의 유럽 특허 출원 두 건(EP4594194 및 EP4624351)과 관련하여 비침해 선언을 청구했다.
2026년 3월 3일 옴니아가 소송을 제기했을 당시, 두 출원 모두 심사 중이었다. EP’194에 대해서는 2026년 2월 11일에 EPC 규칙 71(3)에 따른 ‘특허 부여 의향’ 통지가 발부된 반면, EP’351은 여전히 EPO의 조사과에 계류 중이었다(비록 UPC가 어떠한 실질적 조치도 취하기 전인 2026년 3월 26일에 이 출원에 대해서도 특허 부여 의향 통지가 발부되기는 했으나). 2026년 5월 7일 UPC가 명령을 발부했을 당시, EP’194의 특허 부여 사실은 유럽특허공보에 게재된 상태였다. 그러나 EP’351은 여전히 심사 중이었다. 즉, 특허 부여 결정은 내려졌으나, 그 공고는 2026년 5월 20일까지 예정되어 있지 않았다(공보에 특허 부여 사실이 기재되는 날짜는 EPC 제97조 제3항에 따라 특허 부여 결정이 효력을 발생하는 날짜이다).
그럼에도 불구하고, 파리 법원은 두 사건 모두에 대해 UPC가 비침해 선언을 결정할 관할권이 있다고 판단했다. 구체적으로, UPC가 다음과 같은 비침해 선언을 결정할 관할권이 있다고 판결되었다:
i) 소장이 제출된 후, 그러나 답변서가 제출되기 전에 특허가 등록되어 유럽특허공보에 게재된 경우; 또는
ii) 답변서가 제출되기 전에 유럽특허협약(EPC) 제97조 제1항에 따라 특허가 등록되었으나, 그 시점에서 해당 등록 사실이 아직 유럽특허공보에 게재되지 않은 경우.
그 결과, 옴니아가 제기한 소송들이 유효한 UPC 소송임이 확인되었다. 사이델은 2026년 4월 초에 옵트아웃 신청을 시도했으나, 당시 이미 법원에 소송이 제기된 상태였기 때문에(UPCA 제83조 제3항에 따라) 해당 신청은 무효로 판정되었다.
전략적 시사점
이번 UPC 판결은 계류 중인 유럽 특허 출원에 대해서도 UPC 소송을 제기할 수 있음을 시사하고, 등록이 임박했으나 아직 법적 효력이 발생하지 않은 유럽 특허와 관련하여 UPC가 명령을 내릴 의향이 있음을 밝힌 점에서 최초의 사례입니다.
Omnia 대 Sidel 사건에 대한 판결은 UPC의 단 한 곳의 재판부에서 내려진 단 하나의 판결에 불과하다는 점을 주목할 필요가 있습니다. 또한, Sidel 측이 이 판결에 대해 항소했기 때문에, 항소법원이 파리 재판부의 판결을 지지할지 여부는 아직 미지수입니다.
게다가 이 명령의 문구는 상당히 구체적이다. 비록 다른 소송에서도 유사한 결과가 나올 수 있겠지만, 이 명령은 비침해 선언에만 국한된다. 마찬가지로, 이 명령은 두 특허 모두 “방어 진술서가 제출되기 전”에 등록되었다고 명시하고 있다. 아마도 사이델(Sidel)은 특허 등록 예정 문안에 대한 수정 요청과 같은 기존 규정을 활용하여 특허 등록을 지연시켜 이 기준이 충족되지 않도록 할 수도 있었을 것이다. 그렇게 했다면 법원은 이 두 건의 소송을 심리할 관할권이 없다고 판단했을 수도 있다. 하지만 반대로, UPC가 심사가 훨씬 더 초기 단계에 있는 유럽 특허 출원과 관련된 사건을 심리할 관할권이 있다고 결정될 가능성도 여전히 남아 있다.
그럼에도 불구하고, 이번 결정은 출원이 거의 허가될 무렵이 되어서야 옵트아웃을 신청하는 데 따르는 위험성을 여실히 보여준다. 유럽 특허 출원이 공표된 시점부터 옵트아웃을 신청할 수 있다는 점을 감안할 때, 단일 특허에 관심이 없다고 확신하는 출원인들은 의도치 않게 UPC의 관할권에 속하게 되는 상황을 방지하기 위한 예방 조치로서, 심사 절차 중 훨씬 이른 시점에 옵트아웃을 신청하는 것을 고려해 볼 수 있다.
본 기사에서 다룬 UPC 관련 사항, 특히 계류 중인 유럽 특허 출원에 대한 옵트아웃 전략에 대해 논의하고 싶으신 경우, 평소 상담하시는 Barker Brettell 담당 변호사에게 문의하시거나 당사로 연락해 주시기 바랍니다 .
“단일 특허에 관심이 없다고 확신하는 출원인은 심사 절차 초기에 옵트아웃 신청을 제출하는 것을 고려해 볼 수 있습니다.”
