UPCのオプトアウト戦略：早ければ早いほど良い？

統一特許裁判所（UPC）の中央部会のパリ本拠地における判決において、欧州特許出願がまだ特許として許諾されていない場合でも、同裁判所において手続を有効に提起できるとの判断が下された。これは広範な影響を及ぼす可能性があり、出願人および代理人の双方が、UPCのオプトアウトに関する手続きのスケジュールを再検討すべきである。

欧州特許出願と統一特許裁判所（UPC）との間の既存の相互関係

2023年に単一特許制度が導入されて以来、出願人は、EUの多くの参加国（現在は18カ国）において単一の効力を有する特許を取得する選択肢を持つようになった。これは、「従来の」国ごとの有効化手続きに代わるもの、あるいはそれに追加されるものである。

当然のことながら、UPCは、こうした単一特許について管轄権を有する国際裁判所である。しかし、UPCは、従来の「非単一」欧州特許に関連する様々な事項（侵害、損害賠償、差止命令など）について決定する排他的権限も有している。ただし、UPCA第83条第3項に基づき、当初7年間の移行期間（すなわち、延長されない限り2030年まで）においては、当該特許に対してすでにUPCでの訴訟が提起されていない限り、出願人は従来の欧州特許についてUPCの管轄から除外することを選択することが可能となっている。

UPCには、参加国すべてにおいて執行可能な単一の権利を取得できるという点など、いくつかの大きな利点があるとはいえ、多くの出願人がオプトアウト条項を利用しています。その理由としては、特定の国（例えば、英国のようにUPCに参加していない国）でのみ特許が必要であるといった商業的な事情が考えられます。また、既存制度に満足しており、新しい裁判所がどのように発展していくかを見極めた上で、その管轄下に置かれることを希望した出願人もいるでしょう。

理由の如何を問わず、UPCのオプトアウトに関する助言は概ね一貫していました。すなわち、関連する出願については、遅くとも特許権付与までにオプトアウトの手続きを完了させることです。そうしないと、特許権付与直後、かつオプトアウトの申立てが行われる前に訴訟が提起されるリスクがあり、その結果、新たな欧州特許がUPCの管轄下に取り返しのつかない形で「閉じ込められて」しまう恐れがあります。

決定

この従来の考え方は、UPCが最近下した「Omnia Technologies S.P.A. 対 Sidel Participations」事件（UPC-CFI-0000799/2026）の判決を受けて、疑問視されるようになった。同事件において、オムニア社は、サイデル社の欧州特許出願のうち2件（EP4594194およびEP4624351）に関して、非侵害の宣言を求めていた。

2026年3月3日にオムニアが訴訟を提起した時点で、両出願はいずれも係属中であった。 EP’194については、2026年2月11日に欧州特許条約（EPC）規則71(3)に基づく「特許付与の意向」通知が発出されていたが、EP’351は依然として欧州特許庁（EPO）の調査部で審査中であった（ただし、この出願についても、UPCが実質的な措置を講じる前の2026年3月26日に「特許付与の意向」通知が発出されることとなった）。 2026年5月7日にUPCが命令を発出した時点で、EP’194の特許付与は欧州特許公報に掲載されていた。しかし、EP’351は依然として係属中であった。すなわち、特許付与決定は発出されていたものの、その公告は2026年5月20日まで予定されていなかった（欧州特許条約（EPC）第97条(3)に基づき、公報における特許付与の記載は、特許付与決定が効力を生ずる日付となる）。

それにもかかわらず、パリの裁判所は、両事件について、UPCが非侵害の宣言に関する決定を行う権限を有すると判断した。具体的には、UPCが以下の非侵害の宣言に関する決定を行う権限を有すると判断された：

i) 訴状の提出後、答弁書の提出前に特許が付与され、かつ欧州特許公報に掲載された場合；または
ii) 答弁書の提出前に、欧州特許条約（EPC）第97条第1項に基づき特許が付与されたが、その時点でその付与がまだ欧州特許公報に掲載されていない場合。

その結果、オムニアが提起した訴訟は、UPCにおける有効な訴訟であることが判明した。サイデルは2026年4月上旬にオプトアウトの申立てを行おうとしたが、その時点で既に同裁判所に訴訟が提起されていたため（UPCA第83条第3項に基づき）、これらの申立ては無効であると判断された。

戦略上の示唆

今回のUPCの決定は、係属中の欧州特許出願に関してUPCへの訴訟を提起できること、および、特許の付与が間近であるものの、まだ法的効力を生じていない欧州特許に関しても、UPCが命令を下す用意があることを示した点で、初めての事例である。

なお、Omnia対Sidel事件の判決は、UPCの1つの支部における1件の判決に過ぎないという点に留意すべきである。さらに、Sidel社はこの判決に対して控訴しているため、控訴裁判所がパリ支部の判断を支持するかどうかは、今後の展開を見守る必要がある。

さらに、この命令の文言は非常に具体的である。これは非侵害の宣言にのみ関係するものだが、他の訴訟についても同様の結果になる可能性は考えられる。同様に、この命令では、両特許が「答弁書の提出前」に特許権が付与されていたことが明記されている。おそらく、サイデル社は、特許付与予定の明細書に対する補正請求を行うなど、既存の規定を活用して特許付与を遅らせ、この要件が満たされないようにすることもできたかもしれない。そうすれば、裁判所はこれら2件の訴訟を審理する管轄権を有しないと判断した可能性もある。しかし同様に、審査過程においてさらに早い段階にある欧州特許出願に関連する事件についても、UPCが審理する管轄権を有すると判断される可能性は依然として残されている。

とはいえ、今回の決定は、出願がほぼ許可される段階になるまでオプトアウトの申立てを先延ばしにするリスクを浮き彫りにしている。欧州特許出願の公開後からオプトアウトの申立てが可能であることを踏まえると、統一特許に関心がないと確信している出願人は、意図せずUPCの管轄下に置かれることのないよう、予防措置として、審査手続きのより早い段階でオプトアウトの申立てを行うことを検討すべきである。

本記事で取り上げたUPC関連の課題について、係属中の欧州特許出願に関するオプトアウト戦略を含め、ご相談をご希望の場合は、普段ご担当のバーカー・ブレテル法律事務所の弁護士にご相談いただくか、弊社までご連絡ください。