이전 기사에 이어, 유럽특허청(EPO)의 확대상소위원회(EBA)가 방금 G 1/25라는 중요한 결정을 내렸습니다 . 이 결정은 청구항과 일치하도록 명세서를 수정할 필요가 있는지 여부에 관한 것입니다. 다음은 해당 결정의 주요 내용과 그로 인한 잠재적 영향입니다.
현재의 관행
EPO는 일반적으로 청구항과의 일관성을 유지하기 위해 출원인이나 특허권자에게 명세서를 수정할 것을 요구하며, 예를 들어 명세서 중 일관성이 없는 것으로 간주되는 부분을 삭제하거나 배제하도록 요구합니다. 그러나 이러한 수정은 특허 보호 범위에 상당한 영향을 미칠 수 있으므로, 해당 특허와 관련하여 소송이 제기될 경우 특허 침해 및 특허 유효성 문제에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 수정 요구 사항은 특허 업계의 많은 전문가들에 의해 논란의 여지가 있는 것으로 간주되어 왔습니다. 유럽특허협약(EPC)에는 출원인이나 특허권자에게 이러한 수정을 의무화하는 명시적인 근거가 없으며, 이 주제에 대해 항소심판원(Board of Appeal)은 상반된 결정을 내린 바 있다.
전형적인 예로, 명세서에는 본 발명의 여러 실시예가 포함되어 있으나, 예를 들어 본 발명을 선행기술과 구별하기 위해 청구항이 수정됨에 따라, 이제 하나 이상의 실시예가 청구 범위를 벗어나게 되는 경우가 있다. 현행 관행에 따르면, EPO는 일반적으로 일관성을 유지하기 위해 출원인/특허권자에게 명세서 수정을 요구한다. 이러한 수정은 일관성이 없는 실시예가 본 발명의 일부가 아님을 명시하는 면책 조항일 수도 있고, 해당 실시예를 삭제하는 형태일 수도 있습니다. 이러한 수정은 이후 법원이 특허 범위를 어떻게 판단하는지에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 특허권자의 이익에 해가 될 위험이 있습니다.
결정
이 결정은 특허 청구항의 해석 방식과 관련된 유럽은행청(EBA)의 이전 결정인 G1/24에 근거하고 있다. G1/24는 청구항의 범위를 올바르게 이해하기 위해서는 반드시 명세서와 도면을 참조해야 한다고 규정하고 있다.
이번 결정에서 EBA는, 청구항과 명세서 간의 불일치로 인해 명세서(및 도면)를 종합적으로 고려했을 때 청구항의 범위에 대해 ‘실질적인 의문’이 제기되어, 그 결과 EPC의 요건(예: 신규성 또는 진보성)이 충족되지 않는 경우, 해당 의문을 해소하기 위해 명세서를 수정해야 한다고 판시했다. 이 결정은 EPO 절차의 모든 단계, 즉 심사, 이의신청 및 항소 단계에 적용된다.
결론 및 시사점
이 결정에 따라, 유럽특허청(EPO)은 청구항과 명세서 간의 표면적인 불일치만을 근거로 출원인이나 특허권자에게 명세서 수정을 요구할 수 없게 되었습니다. 따라서, 명세서에 기재되어 있으나 청구 범위를 벗어난 실시예의 경우, 특허 범위에 대한 실질적인 의문이 없고 유럽특허협약(EPC)을 위반하지 않는 한, 수정 없이 그대로 유지할 수 있습니다.
EPO가 출원인이나 특허권자에게 수정 신청을 요구하기 위해서는, 이제 청구 범위에 실질적인 의문을 야기하는 불일치가 존재함을 구체적으로 밝히고, 그로 인해 EPC의 어느 부분이 충족되지 않는지를 명시해야 할 것으로 보입니다.
EPO가 제시하는 명세서 수정 요구 사항이 상당히 줄어들지 여부와, 또한 EPO가 제시한 그러한 요구 사항에 대해 어느 정도까지 성공적으로 이의를 제기할 수 있을지가 주목된다.
“따라서, 명세서에 기재되어 있으나 청구범위에는 포함되지 않는 실시예는, 특허 범위에 대한 실질적인 의문이 없고 유럽 특허 협약(EPC)을 위반하지 않는 한, 수정 없이 그대로 유지할 수 있다.”
