Som diskuterats i artikeln ”Spelar beskrivningen någon roll när patentet har beviljats?” har två ärenden rörande tolkningen av patentkrav varit på väg till EPO:s utvidgade överklagandenämnd.
I beslut T 439/22 av den 24 juni 2024 har en hänskjutning gjorts i syfte att klargöra den rättsliga grunden för tolkningen av patentkrav vid bedömningen av patenterbarhet, huruvida och under vilka omständigheter beskrivningen och figurerna får beaktas vid tolkningen av ett patentkrav samt i vilken utsträckning ett patent kan fungera som sin egen ordlista.
De exakta frågorna som ligger till grund för hänskjutandet i G 1/24 (”Uppvärmd aerosol”) är följande:
1. Ska artikel 69.1, andra meningen, i EPC och artikel 1 i protokollet om tolkningen av artikel 69 i EPC tillämpas vid tolkningen av patentkrav när en uppfinning bedöms med avseende på patenterbarhet enligt artiklarna 52–57 i EPC?
2. Får beskrivningen och figurerna beaktas vid tolkningen av patentkraven för att bedöma patenterbarheten, och i så fall, får detta göras generellt eller endast om en fackman anser att ett patentkrav är oklart eller tvetydigt när det läses isolerat?
3. Kan en definition eller liknande information om ett begrepp som används i patentkraven och som uttryckligen anges i beskrivningen bortses från vid tolkningen av patentkraven för att bedöma patenterbarheten, och i så fall under vilka förutsättningar?
Den utvidgade överklagandenämnden har ännu inte beslutat om man ska anse hänskjutandet G 1/24 som tillåtligt, men EPO verkar åtminstone inse vikten av detta hänskjutande. De har utfärdat ett uttalande där det framgår att ”EPO kommer att fortsätta prövnings- och invändningsförfarandena medan hänskjutandet om tolkningen av patentkraven är anhängigt vid den utvidgade överklagandenämnden”, och att de ”avvaktar den utvidgade överklagandenämndens beslut och omedelbart kommer att tillämpa dess slutsatser i praxisen vid prövnings- och invändningsavdelningarna”.
Frågan om beskrivningen påverkar tolkningen av vad som i övrigt anses vara ett tydligt krav är av stor betydelse i förhållande till kravet på att anpassa beskrivningen till de beviljade kraven (där det enligt EPO:s riktlinjer krävs att utföringsformer som inte längre omfattas av kraven ska strykas ur beskrivningen, eller att det tydligt ska framgå att sådana utföringsformer inte omfattas av kraven). Detta är ett problematiskt krav, eftersom det ofta inte är enkelt att avgöra om en utföringsform faktiskt omfattas av kraven, och eventuella fel i detta avseende kan begränsa kraven på ett omotiverat sätt. Detta gäller särskilt om utfallet av hänskjutandet i T 0439/22 blir att beskrivningen ska beaktas även vid tolkningen av ett krav som innehåller en påstått tydlig formulering. Det nuvarande kravet på att anpassa beskrivningen till de beviljade kraven kan således påverka både tolkningen av kraven och skyddsomfånget enligt ekvivalensdoktrinen i efterföljande intrångsförfaranden.
Det har ännu inte skett någon formell hänskjutning i ärende T0056/21 (där sökanden vägrade att stryka ”kravliknande klausuler” i beskrivningen, varpå granskningsavdelningen avslog ansökan). Det är möjligt att överklagandenämnden avvaktar utfallet av ärende G 1/24 innan den fattar sitt beslut.
Om du vill diskutera olika alternativ för att skydda din uppfinning är du välkommen att kontakta författaren eller din vanliga patentombud hos Barker Brettell.
”Det utvidgade överklagandenämnden har ännu inte beslutat om man ska anse hänskjutandet G 1/24 som tillåtligt, men EPO verkar åtminstone inse vikten av detta hänskjutande.”
