“특허가 등록된 후에도 명세서가 중요한가?”라는 기사에서 다룬 바와 같이, 청구항 해석과 관련된 두 건의 회부 사건이 유럽특허청(EPO)의 확대상소위원회로 이송되는 중이다.
2024년 6월 24일자 T 439/22 결정에서, 특허성 평가를 목적으로 특허 청구항을 해석할 때의 법적 근거를 명확히 하고, 특허 청구항을 해석할 때 명세서 및 도면을 고려할 수 있는지 여부와 그 조건, 그리고 특허가 어느 정도까지 그 자체로 사전의 역할을 할 수 있는지에 대해 명확히 하기 위해 회부 결정이 내려졌다.
G 회고록 1/24호(“가열된 에어로졸”) 에 명시된 구체적인 회부 질문은 다음과 같습니다:
1. 유럽특허협약(EPC) 제69조 제1항 제2문 및 EPC 제69조 해석에 관한 의정서 제1조는, EPC 제52조부터 제57조에 따라 발명의 특허성을 심사할 때 특허 청구항의 해석에 적용되어야 하는가?
2. 특허성을 평가하기 위해 청구항을 해석할 때 명세서 및 도면을 참조할 수 있는가? 만약 그렇다면, 이는 일반적으로 허용되는가, 아니면 해당 분야의 전문가가 청구항을 단독으로 읽었을 때 불명확하거나 모호하다고 판단하는 경우에만 허용되는가?
3. 특허청구범위에 사용된 용어에 대해 명세서에 명시적으로 기재된 정의나 이와 유사한 정보는, 특허성을 판단하기 위해 청구범위를 해석할 때 고려 대상에서 제외될 수 있는가? 만약 그렇다면, 어떤 조건 하에서 그러한가?
확대상소위원회는 G 1/24 회부 건을 수리할지 여부에 대해 아직 결정하지 않았으나, 유럽특허청(EPO)은 적어도 이 회부 건의 중요성을 인식하고 있는 것으로 보인다. EPO는 “청구항 해석에 관한 회부가 확대상소위원회에 계류 중인 동안에도 EPO는 심사 및 이의신청 절차를 계속 진행할 것”이며, “확대상소위원회의 결정을 기다리고 있으며, 그 결정이 내려지는 대로 심사부 및 이의신청부의 실무에 즉시 반영할 것”이라는 취지의 성명을 발표했다.
설명이, 그렇지 않으면 명확한 청구항으로 간주되는 청구항의 해석에 영향을 미치는지 여부는, 설명 내용을 등록된 청구항에 맞추어야 하는 요건과 관련하여 매우 중요한 문제이다(EPO 지침에 따르면, 더 이상 청구항의 보호 범위에 포함되지 않는 실시예는 설명에서 삭제되어야 하거나, 그러한 실시예가 청구항의 보호 범위에 포함되지 않는다는 사실이 명확하게 명시되어야 한다). 이는 종종 실시예가 실제로 청구범위에 포함되는지 여부를 파악하기가 쉽지 않으며, 이와 관련하여 발생하는 오류는 청구범위의 범위를 부당하게 제한할 수 있기 때문에 문제가 되는 요건이다. 이는 특히 T 0439/22 사건의 회부 심리가, 명백한 문구를 포함하고 있다고 주장되는 청구항을 해석할 때조차 명세서를 고려해야 한다는 결론을 내릴 경우 더욱 그러합니다. 따라서 현재 명세서를 등록된 청구항에 맞추어야 한다는 요건은, 향후 침해 소송에서 청구항 해석은 물론 등가원칙에 따른 보호 범위에도 영향을 미칠 수 있습니다.
T0056/21 사건(출원인이 명세서 내의 “청구항과 유사한 조항”을 삭제하는 것을 거부했고, 이에 따라 심사부가 출원을 거절한 사건)에 대해서는 아직 공식적인 회부가 이루어지지 않았다. 항소심판부는 G 1/24 사건의 결과를 기다린 후 결정을 내릴 가능성이 있다.
발명을 보호하기 위한 방안들에 대해 상담을 원하신다면, 본 글의 저자나 평소 거래하시는 Barker Brettell의 특허 변리사에게 연락해 주시기 바랍니다.
“확대 항소심위원회는 G 1/24 회부 건을 접수 가능한 것으로 인정할지 여부에 대해 아직 결정을 내리지 않았으나, 유럽특허청(EPO)은 적어도 이 회부 건의 중요성을 인식하고 있는 것으로 보인다.”
