正如文章《专利获授权后,说明书是否仍重要?》中所讨论的,目前已有两起关于权利要求解释的案件正在移交至欧洲专利局扩大上诉委员会。
在2024年6月24日作出的T 439/22号裁决中,已将该案移交审理,旨在澄清以下问题:为评估专利性而解释专利权利要求时的法律依据;在解释专利权利要求时,是否以及在何种情况下可将说明书和附图纳入考量;以及专利在多大程度上可作为其自身的词典。
G 1/24号决定(“加热气溶胶”)中提出的具体转交问题如下:
1. 在根据《欧洲专利公约》第52条至第57条评估发明是否具备可专利性时,是否应将《欧洲专利公约》第69条第1款第二句以及《关于解释〈欧洲专利公约〉第69条的议定书》第1条适用于专利权利要求的解释?
2. 在解释权利要求以评估可专利性时,是否可以参考说明书和附图?如果可以,这种参考是普遍适用的,还是仅在该领域技术人员认为某项权利要求单独阅读时存在不明确或歧义的情况下才适用?
3. 在解释权利要求以评估可专利性时,是否可以忽略说明书中对权利要求中所用术语所作的明确定义或类似信息?如果可以,在什么条件下可以忽略?
扩大上诉委员会尚未决定是否接受G 1/24号移交案的受理申请,但欧洲专利局似乎至少意识到了该移交案的重要性。 该局已发表声明称,“在关于权利要求解释的移交案尚待上诉扩大委员会审理期间,欧洲专利局将继续进行审查和异议程序”,并表示“正在等待上诉扩大委员会的裁决,并将立即在审查和异议部门的实践中落实其裁决结果”。
关于说明书是否会影响对原本被视为清晰明确的权利要求进行解释这一问题,与将说明书与已授权权利要求相适应的要求密切相关(根据欧洲专利局《指南》,不再被权利要求所涵盖的实施例必须从说明书中删除,或者必须在说明书中醒目地说明此类实施例未被权利要求所涵盖)。 这是一项有争议的要求,因为往往难以直接判断某实施例是否确实被权利要求所涵盖,而这方面的任何错误都可能以不合理的方式限制权利要求的保护范围。 如果T 0439/22案的发回重审结果是,即使在解释一项据称措辞明确的权利要求时,也必须将说明书纳入考量,那么上述问题将尤为突出。因此,当前关于将说明书调整为与已授权权利要求相一致的要求,可能会在随后的侵权诉讼中,同时影响权利要求的解释以及等同原则下的保护范围。
在T0056/21案中(该案中申请人拒绝删除说明书中的“类似权利要求条款”,审查部门因此驳回了该申请),目前尚未作出正式移交决定。上诉委员会可能正在等待G 1/24案的结果,之后才会作出裁决。
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“上诉扩大委员会尚未决定是否接受G 1/24号移交案的受理申请,但欧洲专利局似乎至少意识到了该移交案的重要性。”