Många europeiska patentansökningar behandlas ända fram till beviljandet, där ett krav godkänns för beviljande med en ”tveksam” begränsande ändring – antingen genom målmedvetna och övertygande argument, tur eller ett förbiseende från granskaren. Tyvärr innebär den långa och mödosamma strävan efter att uppnå ett framgångsrikt beviljat patentkrav i vissa fall ofta att flera intressenter (sökande och licenstagare, deras ombud samt de europeiska ombuden) är inblandade; processen sträcker sig över flera år, med pressade tidsfrister, vilket kan leda till att man tappar fokus på den slutliga kvaliteten hos det beviljade patentkravet, oavsett om granskaren har godkänt det för beviljning.
Erfarna patentombud och sökande känner säkert till de strikta europeiska reglerna om tillägg av nytt föremål enligt artikel 123.2 i EPC, enligt vilka ”en europeisk patentansökan eller ett europeiskt patent får inte ändras på ett sådant sätt att den eller det innehåller ett föremål som går utöver innehållet i den inlämnade ansökan”.
I samband med handläggningen av europeiska patent återkommer man ofta till denna regel under processen med att lämna in ändringar av patentkraven. Det kan ofta uppstå en tvist om grunden/underlaget för en ändring när den föreslagna ändringen inte uttryckligen återfinns i den inlämnade ansökan, särskilt när det gäller ansökningar som härrör från utlandet och som inte har utformats med hänsyn till de strikta reglerna och praxis som gäller i Europa. I vissa fall ändras patentkraven tidigt i handläggningen, till exempel vid övergången till den europeiska regionala fasen eller vid inlämnandet av en delansökan, där de nya patentkraven skiljer sig från de ursprungliga, inlämnade patentkraven. Ibland förekommer det helt enkelt inga kommentarer eller invändningar angående ändringarna, och uppsättningen av patentkrav fortsätter sin väg mot beviljande.
Artikel 123.3 i EPC är dock en ytterligare grundläggande regel som beaktas vid invändningar efter beviljandet i Europa. Enligt denna artikel får ”det europeiska patentet inte ändras på ett sätt som utvidgar det skydd som det ger”.
Denna regel kan leda till en oundviklig fälla. Om det konstateras att ämnesområdet har utvidgats måste patentinnehavaren ändra det aktuella patentkravet för att ta bort det tillagda ämnesområdet, annars upphävs patentet. Patentinnehavaren kan dock inte ta bort ett begränsande kännetecken om detta skulle leda till en otillåten utvidgning av omfattningen. Det finns ofta ingen utväg, såvida inte det ”tveksamma” tillagda kännetecknet kan begränsas ytterligare till något som har en tydlig grund.
Så kallade ”mellanliggande generaliseringar” leder ofta till att ytterligare ämnesfrågor hamnar i fällan, där ett kännetecken i kravet har hämtats från ett exempel – som är specifikt för och står i sammanhang med alla kännetecken i just det exemplet – och tillämpas generellt på kravets breda omfattning. Det kan saknas grund för detta, men det ingår nu i det beviljade kravet. Det kan inte tas bort under invändningsförfarandet om detta breddar kravets omfattning. Den enda lösningen skulle vara att begränsa hela kravet så att det följer samma omfattning som det exempel från vilket det hämtades. Detta kommer sannolikt att resultera i ett krav som är så snävt avgränsat att det inte har någon praktisk nytta för att förhindra intrång.
Att pressa in en sådan ”tvivelaktig” begränsande egenskap i ett självständigt krav kan visserligen vara möjligt under prövningen av ansökan, men det kan vara ohållbart och leda till att patentet upphävs helt i ett invändningsförfarande efter beviljandet. I avsaknad av avgörande känd teknik anses detta ofta vara den mest effektiva och raka attacken som en motpart kan göra när denne ställs inför en sådan uppsättning krav. Det är säkerligen mycket bättre att undvika att låta en motpart utnyttja denna potentiella fördel i etappen efter beviljandet.
Att vara medveten om denna fråga vid varje ändring som görs innan patentet beviljas kan naturligtvis bidra till att förebygga framtida invändningsproblem. Det går dock att bygga in en mer rutinmässig kontroll i er europeiska ansökningsprocess, vilket kan bidra till att ni inte tappar detta ur sikte i den dimma av argument och ändringar som uppstår under granskningen. Ett rekommenderat tillvägagångssätt skulle vara att rutinmässigt beställa en specifik granskning av tillagt ämnesområde i de oberoende kraven (t.ex. upprätta en grundtabell för alla egenskaper i de oberoende kraven) i skedet för meddelande om beviljande enligt regel 71(3) i EPC (en granskning av Druckexemplar-texten). Även om detta kan medföra en extra kostnad för granskningen, kan det spara in eller varna sökanden för eventuella risker för en ogrundad invändning.
Om till exempel en ”tveksam” ändring av ett avgränsande kännetecken upptäcks vid granskningen före beviljandet kan sökanden välja att: gå vidare till beviljande med vetskap om risken; avvisa den godtagbara texten och ytterligare ändra kraven – vilket med stor sannolikhet kommer att leda till att man återgår till det materiella granskningsförfarandet; och/eller lämna in en avdelningsansökan, så att det fortfarande finns en möjlighet att driva vissa godtagbara krav vidare utan den besvärliga ändringen, även om det beviljade kravet i moderpatentet senare blir föremål för invändning och upphävs.
Här på Barker Brettell LLP kan vi ge råd om denna risk. Om ni vill genomföra en regelbunden granskning efter att ha mottagit ett meddelande om beviljande enligt regel 71(3) i EPC, eller till och med tidigare under handläggningsprocessen, är ni välkomna att kontakta författaren eller er vanliga europeiska ombud hos Barker Brettell.
