许多欧洲专利申请在审查过程中，由于坚持不懈且有说服力的论证、运气，或是审查员的疏忽，最终以包含一项“有争议”的限定特征修正案的权利要求获得授权。 遗憾的是，在某些情况下，为成功获得授权权利要求而进行的漫长而艰辛的努力往往涉及多个利益相关方（申请人、被许可人、其代理人以及欧洲代表代理人）；这一过程通常持续数年，且需在紧迫的截止期限内推进，这可能导致人们忽视最终授权权利要求的质量，无论审查员是否同意其可授权性。
经验丰富的专利代理人及申请人应知悉《欧洲专利公约》（EPC）第123(2)条规定的严格欧洲“新增主题事项”规则，该规则规定：“欧洲专利申请或欧洲专利不得进行此类修改，以致其包含超出原申请内容范围的主题事项”。
在提交权利要求修改的过程中，欧洲专利审查工作经常会重新审视这一规则。当拟议的修改在原申请文件中未明确体现时，往往会就该修改的依据/支持产生争议，特别是在源自海外且在起草时未充分考虑欧洲严格规则和实践的申请中。 在某些情况下，权利要求会在审查初期进行修改，例如进入欧洲区域阶段或提交分案申请时，此时新的权利要求与最初提交的权利要求存在差异。有时，审查机构对这些修改既未提及也未提出异议，该权利要求集便顺利地走向授权。
然而，《欧洲专利公约》第123条第3款是欧洲专利授权后异议程序中需考虑的另一项基本规则。该条规定：“不得以扩大所授予保护范围的方式对欧洲专利进行修改”。
该规则可能导致一种无法摆脱的困境。一旦认定存在新增内容，专利权人必须对有问题的权利要求进行修改以删除新增内容，否则专利将被撤销。然而，如果删除某项限制性特征会导致权利要求范围被不当地扩大，则不得删除该特征。通常情况下，除非能够将该“有争议”的新增特征进一步限定为具有明确依据的内容，否则别无他法。
所谓的“中间概括”往往会导致因主题范围过广而陷入困境：即从一个具体示例中提取某项权利要求特征——该特征原本仅适用于该示例且与该示例的所有特征相关联——并将其普遍应用于宽泛的权利要求范围。 此举可能缺乏依据，但该特征现已成为已授权权利要求的一部分。如果在异议程序中删除该特征会导致权利要求范围扩大，则无法将其删除。唯一的补救措施是将整个权利要求限定在与该特征所提取的实施例相同的范围内。这很可能导致权利要求范围过于狭窄，在防止侵权方面毫无实际作用。
在申请审查阶段，将如此“有争议”的限制性特征塞进独立权利要求中或许可行，但在授权后异议程序中，这种做法可能难以辩护，并导致专利被完全撤销。在缺乏能彻底否定该权利要求的现有技术的情况下，当异议人面对此类权利要求集时，这通常被视为其最有效且最直接的攻击手段。 显然，最好还是避免让任何反对方在授权后阶段利用这一潜在优势。
当然，在每次授权前修改过程中注意这一问题，有助于避免日后出现异议问题。不过，还可以在欧洲专利申请过程中建立一种更常规的核查机制，这有助于避免在审查过程中的各种论点和修改中因细节繁杂而忽略这一问题。建议采取的措施是在根据《欧洲专利公约》第71(3)条发出准予通知书的阶段（即对Druckexemplar文本进行审查），例行委托对独立权利要求中的新增主题事项进行专项审查（例如，为所有独立权利要求特征编制依据表）。虽然这可能会增加审查成本，但可以避免或提醒申请人注意因无法抗辩而面临异议的风险。
例如，如果在授权前审查中发现了一项“有争议”的限定特征修改，申请人可以决定：在知晓风险的情况下继续推进授权； 拒绝可授权的文本并进一步修改权利要求——这极有可能导致重新进入实质审查程序；和/或提交分案申请，这样即使母专利的授权权利要求随后遭到异议并被撤销，仍有机会在不进行麻烦的修改的情况下继续推进部分可授权权利要求的审查。
在巴克·布雷特尔律师事务所（Barker Brettell LLP），我们可以就这一风险提供专业建议。如果您希望在收到《欧洲专利公约》第71(3)条规定的准予通知后，甚至在审查程序的更早阶段，就例行启动审查程序，请联系本文作者或您惯常合作的巴克·布雷特尔欧洲代表。
