De nombreuses demandes de brevet européen sont menées jusqu’à la délivrance ; il arrive alors que, grâce à des arguments convaincants et persévérants, à un coup de chance ou à une erreur de l’examinateur, une revendication soit acceptée pour la délivrance avec une modification « discutable » de la caractéristique limitative. Malheureusement, dans certains cas, le parcours long et ardu menant à l’obtention d’une revendication validée implique souvent de multiples parties prenantes (demandeurs et licenciés, leurs avocats et les mandataires européens) ; il s’étend sur plusieurs années, avec des délais serrés à respecter, ce qui peut conduire à perdre de vue la qualité finale de la revendication validée, même si l’examinateur en a accepté la recevabilité.
Les conseils en brevets et les demandeurs expérimentés connaissent bien les règles européennes strictes relatives à l’ajout d’éléments non prévus initialement, énoncées à l’article 123, paragraphe 2, de la CBE, selon lesquelles « la demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière à contenir des éléments qui vont au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ».
La procédure de délivrance d’un brevet européen revient fréquemment sur cette règle lors du dépôt de modifications apportées aux revendications. Un débat peut souvent surgir concernant le fondement ou l’appui d’une modification lorsque celle-ci ne figure pas explicitement dans la demande telle que déposée, en particulier dans le cas de demandes provenant de l’étranger qui n’ont pas été rédigées en tenant compte des règles et pratiques strictes en vigueur en Europe. Dans certains cas, les revendications sont modifiées à un stade précoce de la procédure, par exemple lors de l’entrée dans la phase régionale européenne ou du dépôt d’une demande divisionnaire, les nouvelles revendications différant alors des revendications initiales telles que déposées. Parfois, les modifications ne font l’objet d’aucune mention ni d’aucune objection, et l’ensemble des revendications poursuit son chemin vers la délivrance.
Toutefois, l’article 123, paragraphe 3, de la CBE constitue une autre règle fondamentale qui entre en ligne de compte dans le cadre d’une opposition postérieure à la délivrance en Europe. Cet article dispose que « le brevet européen ne peut être modifié de manière à étendre la protection qu’il confère ».
Cette règle peut se révéler être un piège inévitable. À la suite d’une constatation d’ajout d’éléments non prévus, le titulaire du brevet doit modifier la revendication incriminée afin de supprimer les éléments ajoutés, sous peine de voir son brevet révoqué. Or, il ne peut pas supprimer une caractéristique limitative si cela entraîne un élargissement inadmissible de la portée de la revendication. Il n’existe souvent aucune solution, à moins que la caractéristique « contestable » ajoutée ne puisse être davantage limitée à un élément reposant sur une base claire.
Les « généralisations intermédiaires », comme on les appelle, sont souvent à l’origine de problèmes liés à l’objet de la revendication : une caractéristique de la revendication est extraite d’un exemple – qui est spécifique et s’inscrit dans le contexte de l’ensemble des caractéristiques de cet exemple – pour être appliquée de manière générale à la portée étendue de la revendication. Il se peut qu’il n’y ait aucun fondement pour procéder ainsi, mais cet élément fait désormais partie de la revendication délivrée. Il ne peut être supprimé lors d’une procédure d’opposition si cela élargit la portée de la revendication. La seule solution serait de limiter l’ensemble de la revendication afin qu’elle suive la même portée que l’exemple dont elle a été extraite. Cela aboutirait probablement à une revendication dont la portée serait si étroite qu’elle ne serait d’aucune utilité pratique pour empêcher la contrefaçon.
Il est certes possible d'introduire de force une telle caractéristique limitative « discutable » dans une revendication indépendante lors de l'examen de la demande, mais cela peut s'avérer indéfendable et entraîner la révocation totale du brevet dans le cadre d'une opposition postérieure à la délivrance. En l'absence d'état de la technique rédhibitoire, cela est souvent considéré comme l'attaque la plus efficace et la plus directe qu'un opposant puisse mener face à un tel ensemble de revendications. Il vaut certainement mieux éviter de permettre à un opposant d’exploiter cet avantage potentiel au stade postérieur à la délivrance.
Bien sûr, le fait d’être conscient de cette question lors de chaque modification apportée avant la délivrance peut contribuer à éviter de futurs problèmes d’opposition. Cependant, il est possible d’intégrer une vérification plus systématique dans votre procédure de demande de brevet européen, ce qui peut vous aider à ne pas perdre de vue cet aspect dans le tourbillon des arguments et des modifications au cours de l’examen. Une ligne de conduite recommandée consisterait à commander systématiquement un examen spécifique portant sur l’ajout d’éléments dans les revendications indépendantes (par exemple, établir un tableau de base pour toutes les caractéristiques des revendications indépendantes) au stade de l’avis d’acceptation en vertu de la règle 71(3) de la CBE (examen du texte du « Druckexemplar »). Bien que cela puisse entraîner un coût supplémentaire lié à cet examen, cela pourrait permettre au demandeur d’éviter ou de se prémunir contre tout risque d’opposition indéfendable.
Par exemple, si une modification « discutable » d’un caractère limitatif est identifiée lors de l’examen préalable à la délivrance, le demandeur peut décider : de poursuivre la procédure de délivrance en ayant conscience du risque ; rejeter le texte admissible et modifier davantage les revendications – ce qui entraînera très probablement un retour à la procédure d’examen quant au fond ; et/ou déposer une demande divisionnaire, de sorte qu’il reste une chance de faire valoir certaines revendications admissibles sans cette modification problématique, même si la revendication délivrée du brevet parent fait l’objet d’une opposition et est révoquée.
Chez Barker Brettell LLP, nous pouvons vous conseiller sur ce risque. Si vous souhaitez procéder systématiquement à un examen dès la réception d’un avis d’acceptation au titre de la règle 71(3) de la CBE, voire à un stade plus précoce de la procédure, veuillez contacter l’auteur du présent article ou votre mandataire européen habituel chez Barker Brettell.
