多くの欧州特許出願は、粘り強い説得力のある主張、運、あるいは審査官の見落としなどにより、「疑問の余地がある」限定特徴の補正が加えられた状態で、特許権付与に至るまで審査が進められます。 残念ながら、特許請求の範囲の成立という成功を収めるための長く困難な道のりには、多くの場合、複数の利害関係者（出願人、ライセンシー、その代理人、および欧州代理弁護士）が関与し、数年にもわたって厳しい期限に追われることになる。その結果、審査官が許容性を認めたとしても、最終的に付与される特許請求の範囲の品質を見失ってしまう恐れがある。
経験豊富な特許出願代理人および出願人は、欧州特許条約（EPC）第123条第2項に基づく厳格な欧州の「追加事項」に関する規則を熟知しているはずである。同規則によれば、「欧州特許出願または欧州特許は、出願時の内容を超える事項を含むような方法で補正してはならない」とされている。
欧州特許の出願手続きにおいては、請求項の補正を提出する過程で、この規則が頻繁に再検討の対象となります。特に、欧州の厳格な規則や実務を念頭に置いて作成されていない海外からの出願の場合、提案された補正が当初の出願書類に明示的に記載されていないとき、その補正の根拠や裏付けについて議論が生じることがよくあります。 場合によっては、欧州地域段階への移行時や分割出願の提出時など、審査の初期段階でクレームが補正され、新しいクレームが当初の出願時のクレームとは異なるものになることがある。時には、その補正について何の言及も異議も出されず、そのクレームセットがそのまま特許付与へと進むこともある。
しかし、欧州特許条約（EPC）第123条第3項は、欧州における特許付与後の異議申立てにおいて考慮されるもう一つの基本的な規則である。同条項は、「欧州特許は、その付与する保護の範囲を拡大するような方法で補正してはならない」と規定している。
この規則の結果、抜け出せない罠に陥る可能性があります。追加事項の認定を受けた場合、特許権者は、問題となっているクレームを修正して追加事項を削除しなければならず、そうしなければ特許は取り消されます。しかし、その修正によって許容できない範囲の拡大が生じる場合は、限定的な特徴を削除することはできません。「疑わしい」追加の特徴を、明確な根拠のあるものにさらに限定できない限り、多くの場合、解決策はありません。
いわゆる「中間的な一般化」は、しばしば「主題の追加」の問題を引き起こす原因となります。これは、ある実施例に特有であり、その実施例のすべての特徴と関連しているクレームの特徴を、その実施例から抜き出し、広範なクレーム範囲に一般化して適用してしまう場合に生じます。 これを行う根拠がない場合もあるが、それはすでに特許付与されたクレームの一部となっている。これがクレームの範囲を拡大することになる場合、異議申立手続き中にこれを削除することはできない。唯一の救済策は、その特徴が抽出された実施例と同じ範囲に合わせるよう、クレーム全体を限定することである。しかし、その結果、クレームの範囲が極めて狭くなり、侵害を防止する上で実用的な価値が失われてしまう可能性が高い。
このような「疑わしい」限定要素を独立請求項に無理やり盛り込むことは、出願審査の段階では可能かもしれませんが、特許付与後の異議申立手続きにおいては、その主張を擁護できず、特許の完全な取り消しにつながる可能性があります。決定的な先行技術が存在しない場合、このような請求項セットに直面した異議申立人にとって、これは最も効果的かつ直接的な攻撃手段であると見なされることがよくあります。 当然のことながら、特許付与後の段階で、いかなる異議申立人にもこの潜在的な優位性を悪用させないよう、あらかじめ回避しておく方がはるかに望ましい。
もちろん、特許付与前のあらゆる補正を行う際にこの問題に留意しておけば、将来的な異議申立の問題を防ぐのに役立ちます。しかし、欧州出願手続きに、より日常的なチェックを組み込むことで、審査中の議論や補正の渦の中でこの点を見失うことを防ぐことができます。推奨される対応策としては、EPC規則71(3)に基づく許可通知の段階（Druckexemplarのテキストの審査）において、独立請求項における追加事項について特定のレビュー（例：すべての独立請求項の特徴について根拠表を作成する）を定期的に依頼することが挙げられます。レビューにかかる追加費用は発生するかもしれませんが、それによって、弁明の余地のない異議申立てのリスクを回避したり、出願人にそのリスクを警告したりすることが可能になります。
例えば、特許付与前審査において「疑わしい」限定特徴の補正が指摘された場合、出願人は以下のいずれかの措置を講じることができる：リスクを承知の上で特許付与の手続きを進める； 許容可能な文言を却下し、クレームをさらに修正する（これにより、実質審査手続きに再入することになる可能性が高い）；および／または、分割出願を提出する。これにより、親特許の付与されたクレームが異議申立てを受け、取り消されたとしても、煩わしい修正を伴わずに、一部の許容可能なクレームについて出願手続きを継続する機会が残される。
当事務所（Barker Brettell LLP）では、このリスクに関するアドバイスをご提供いたします。欧州特許条約（EPC）第71条(3)に基づく許可通知を受領した際、あるいはそれより早い段階の審査手続きにおいて、定期的に見直しを行いたいとお考えの場合は、本記事の著者、または普段お取引いただいているBarker Brettellの欧州代理人までご連絡ください。
