많은 유럽 특허 출원은 결심과 설득력 있는 주장, 운, 혹은 심사관의 간과로 인해 ‘의문스러운’ 제한적 특징에 대한 수정안이 포함된 청구항이 승인되어 특허가 등록될 때까지 심사가 진행됩니다. 안타깝게도, 성공적인 청구항 허가를 얻기 위한 길고 고된 과정에는 종종 여러 이해관계자(출원인 및 라이선스 수여자, 그들의 변리사, 유럽 대리 변리사)가 관여하며, 수년에 걸쳐 진행되고 촉박한 기한을 맞추느라 분주한 나머지, 심사관이 허가 가능성에 동의했음에도 불구하고 최종적으로 허가된 청구항의 질을 제대로 파악하지 못하게 될 수 있습니다.
경험이 풍부한 특허 변리사 및 출원인들은 유럽 특허 협약(EPC) 제123조 제2항에 따른 엄격한 유럽의 ‘추가 대상’ 규정을 잘 알고 있을 것이다 . 이 조항에 따르면, “유럽 특허 출원 또는 유럽 특허는, 출원 당시의 내용을 넘어서는 대상 사항을 포함하도록 수정되어서는 안 된다.”
유럽 특허 심사 과정에서는 청구항에 대한 수정안을 제출하는 과정에서 이 규칙이 자주 재검토됩니다. 특히 유럽의 엄격한 규칙과 관행을 고려하지 않고 작성된 해외 출원 건의 경우, 제안된 수정 내용이 출원 당시 제출된 출원서에 명시적으로 기재되어 있지 않을 때 수정안의 근거 또는 뒷받침에 관한 논쟁이 자주 발생합니다. 경우에 따라, 유럽 지역 단계 진입 시나 분할 출원 제출 시와 같이 심사 초기 단계에서 청구항이 수정되어, 새로운 청구항이 원래 제출된 청구항과 달라지는 경우가 있습니다. 때로는 해당 수정에 대한 언급이나 이의 제기가 전혀 없이, 청구항 세트가 그대로 등록 승인을 향해 진행되기도 합니다.
그러나 유럽 특허 협약(EPC) 제123조 제3항은 유럽에서 특허 등록 후 이의를 제기할 때 고려해야 할 또 다른 기본 원칙이다 . 이 조항은 “유럽 특허는 그 특허가 부여하는 보호 범위를 확대하는 방식으로 수정될 수 없다”고 규정하고 있다 .
이 규칙은 피할 수 없는 함정으로 이어질 수 있다. 추가된 사항이 발견된 후, 특허권자는 문제가 되는 청구항을 수정하여 추가된 사항을 제거해야 하며, 그렇지 않으면 특허가 취소된다. 그러나 이를 제거함으로써 청구 범위가 허용되지 않는 정도로 확대되는 결과가 초래된다면, 제한적 특징을 제거할 수는 없다. ‘의문스러운’ 추가 특징을 명확한 근거가 있는 내용으로 더욱 제한할 수 없는 한, 대개 해결책이 없다.
소위 ‘중간 일반화’는 종종 추가적인 청구범위 문제가 발생하는 원인이 되는데, 이는 청구항의 특징이 특정 예시에서 추출된 경우, 해당 예시의 모든 특징과 밀접한 관련이 있고 그 맥락에 국한된 특징임에도 불구하고, 광범위한 청구범위에 일반적으로 적용되는 함정에 빠지기 때문입니다. 이를 수행할 근거가 없을 수도 있지만, 이는 이제 등록된 청구항의 일부가 됩니다. 이로 인해 청구 범위가 확대되는 경우, 이의 제기 절차 중에 이를 제거할 수 없습니다. 유일한 해결책은 해당 특징이 추출된 예시의 범위와 동일하게 전체 청구항을 제한하는 것뿐입니다. 이 경우 청구 범위가 지나치게 좁아져, 침해를 방지하는 데 실질적인 도움이 되지 않는 청구항이 될 가능성이 높습니다.
이러한 ‘의문스러운’ 제한적 특징을 독립 청구항에 끼워 넣는 것은 출원 심사 단계에서는 가능할지 모르지만, 특허 등록 후 이의신청 절차에서는 방어하기 어려울 뿐만 아니라 특허의 완전한 취소로 이어질 수 있습니다. 특허를 무효화할 수 있는 결정적인 선행기술이 없는 경우, 이러한 청구항 세트에 직면했을 때 이의신청인이 취할 수 있는 가장 효과적이고 직접적인 공격 수단으로 간주되는 경우가 많습니다. 분명히, 특허 등록 후 단계에서 어떤 반대자도 이러한 잠재적 이점을 악용하지 못하도록 하는 편이 훨씬 낫습니다.
물론, 특허 등록 전 수정 절차를 진행할 때마다 이 문제를 염두에 둔다면 향후 이의를 제기당하는 문제를 예방하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 유럽 특허 출원 절차에 보다 체계적인 점검 절차를 포함시켜, 심사 과정에서 벌어지는 논쟁과 수정 작업의 혼란 속에서 이 점을 간과하는 것을 방지할 수 있습니다. 권장되는 조치로는, EPC 제71조(3)항에 따른 허가통지 단계(Druckexemplar 텍스트 검토)에서 독립 청구항에 추가된 청구 범위에 대한 구체적인 검토(예: 모든 독립 청구항 특징에 대한 근거 표 작성)를 정기적으로 의뢰하는 것입니다. 검토 비용이 추가로 발생할 수는 있지만, 이를 통해 출원인은 방어할 수 없는 이의제기로 인한 위험을 방지하거나 미리 경고를 받을 수 있습니다.
예를 들어, 특허 등록 전 심사에서 ‘의문스러운’ 제한적 특징에 대한 수정 사항이 확인된 경우, 출원인은 다음과 같은 결정을 내릴 수 있습니다: 위험을 인지한 상태에서 등록 절차를 진행하거나; 허용 가능한 청구범위 문구를 거부하고 청구항을 추가로 수정하는 것—이는 실질 심사 절차로 다시 회귀하게 될 가능성이 매우 높습니다; 및/또는 분할 출원을 제출하여, 모특허의 등록된 청구항이 이의를 제기받아 취소되더라도 번거로운 수정 없이 허용 가능한 일부 청구항에 대한 심사를 진행할 기회를 확보하는 것입니다.
Barker Brettell LLP에서는 이러한 위험에 대해 자문을 제공해 드릴 수 있습니다. EPC 제71조(3)항에 따른 특허허가통지서를 수령한 후, 또는 심사가 진행되는 더 이른 단계에서 정기적으로 검토를 진행하고자 하시는 경우, 본 글의 작성자나 평소 거래하시는 Barker Brettell의 유럽 대리인에게 문의해 주시기 바랍니다.
