UK IPO meddelar att adressen för delgivning ändras med omedelbar verkan

Bakgrund

UK IPO:s tillvägagångssätt vid hanteringen av kommunikation som uppstår till följd av tredjepartsåtgärder riktade mot brittiska varumärkes- och mönsteransökningar samt registreringar har nyligen ifrågasatts (beslutet av den utsedda personen i målet Tradeix Ltd mot New Holland Ventures Pty Ltd (BL O/681/22); ”MARCO POLO”-målet) och har varit föremål för en översyn.

UK IPO har nu utfärdat en vägledning där man bekräftar att den nya tillämpningsmetoden införs med omedelbar verkan. Detta kommer framför allt att påverka hanteringen av viktig kommunikation rörande brittiska varumärkes- och mönsterrättigheter som ansökts om och beviljats genom systemen enligt det internationella Madridprotokollet och Haagkonventionen.

Tidigare befattning

Hittills har UK IPO skickat meddelanden till sökande och innehavare av rättigheter som är föremål för tvist till rättighetsinnehavarnas adresser utanför Storbritannien. I Tradeix-beslutet fastslog den utsedda personen att registratorn inte har befogenhet att delge meddelanden utanför jurisdiktionen, vilket innebär att delgivningen inte kan anses giltig utan att man först har erhållit en brittisk delgivningsadress (”AFS”). Efter en intern översyn ändrar UK IPO nu sin praxis och tillämpar dessa ändringar på både varumärkes- och mönsterärenden.

Ändringarna kommer att påverka alla typer av tvistförfaranden mellan parter som avser rättigheter utan ett giltigt AFS. På grund av skillnader i förfarandena inför UK IPO dock två separata processer: en för invändningar efter registrering, såsom ogiltighetsförklaring, återkallande och rättelseförfaranden, och en för invändningar.

De nya AFS-kraven gäller för närvarande inte jämförbara varumärken som härrör från EU-varumärken, vilka fram till den 31 december 2023 omfattas av en annan praxis till följd av utträdesavtalet i samband med brexit.

Ny metod – ogiltigförklaringar, återkallanden och rättelser

Vid mottagande av en relevant ansökan från tredje part om åtgärder mot en brittisk skyddad rättighet utan ett giltigt brittiskt AFS kommer ett preliminärt brev att skickas per post via Royal Mails tjänst ”Signed-For”, med en frist på en månad från brevets datum för att ett giltigt brittiskt AFS ska kunna lämnas in. Om det rör sig om en brittisk rättighet som härrör från de internationella systemen i Madrid eller Haag kommer brevet att skickas antingen till rättighetsinnehavaren eller till dennes hos WIPO registrerade ombud. Adressuppgifterna för WIPO-ombudet kommer att användas i stället för innehavarens adressuppgifter, men meddelandet kommer ändå att skickas per post.

I skrivelsen med begäran om ett giltigt AFS kommer konsekvenserna av underlåtenhet att följa kraven att bekräftas, vilket kan leda till att registratorn betraktar innehavaren som att denne inte motsätter sig den inlämnade ansökan, och underlåtenhet att följa kraven kan leda till att rätten förklaras ogiltig, återkallas eller ändras. Enligt gällande praxis är det möjligt att UK IPO kan bevilja ytterligare tid för att lämna in ett giltigt AFS om den ursprungliga tidsfristen inte hålls av giltiga skäl, men det kommer sannolikt att krävas snabba åtgärder och innehavaren måste först och främst bli medveten om problemet.

För att undvika alla risker rekommenderas det starkt att man så snart som möjligt utser en brittisk AFS för alla rättigheter som härrör från ansökningar och registreringar enligt Madrid- eller Haagkonventionen. Det formella förfarandet kommer att fortsätta med nya tidsfrister för åtgärder så snart utnämningen av AFS har skett.

Ny strategi – invändningar

Den lilla skillnaden i tillvägagångssättet vid invändningar består i att det brittiska förfarandet tillåter att en giltig AFS lämnas in före eller efter inlämnandet av svaromålet och motinlagan. Det brittiska patent- och varumärkesverket (UK IPO) kommer också att fortsätta att utfärda dubbla meddelanden såvida det inte finns en giltig brittisk AFS, vilket kan leda till viss förvirring.

När en invändning mottas kommer UK IPO att fortsätta behandla den och skicka meddelanden till WIPO, som sedan vidarebefordrar underrättelsen och informationen till innehavaren eller dennes ombud. WIPO:s vidarebefordran anses utgöra giltig delgivning. Om den rättighet som invändningen avser inte har en giltig AFS-adress i Storbritannien kommer UK IPO dessutom att skicka ett brev till innehavaren med hjälp av de adressuppgifter för AFS utanför Storbritannien som WIPO tillhandahåller. I båda breven anges en tidsfrist på två månader från brevets datum för att lämna in ett svaromål och en motförklaring (eller en begäran om återkallelse med invändarens samtycke).

UK IPO har bekräftat att det inte krävs att en giltig brittisk AFS lämnas in för att kunna inge svaromål och motredogörelse, men att detta kommer att krävas innan innehavaren kan fortsätta i förfarandet. I det inledande direkta brevet till innehavaren kommer behovet av en giltig brittisk AFS att påpekas, men detta kommer eventuellt inte att framgå av det WIPO-styrda meddelandet. Om det brittiska AFS-intyget inte lämnas in före eller tillsammans med invändningen kommer detta att leda till ytterligare tidsfrister och meddelanden från UK IPO, vilka alla kommer att riktas till innehavaren tills ett giltigt brittiskt AFS-intyg har lämnats in. Det finns alltså risk för viss förvirring och säkerligen för en ytterligare administrativ börda för innehavarna och deras ombud.

Vägen framåt – rekommenderade åtgärder

För att förenkla processen och försöka undvika att onödiga meddelanden skickas ut till rättighetsinnehavare samt risken för att tidsfrister överskrids eller att rättigheter går förlorade, rekommenderas det att ett giltigt brittiskt AFS läggs till i uppgifterna för alla Madrid- eller Haag-rättigheter som förvaltas av WIPO så snart som möjligt. Detta kan bäst åstadkommas när registreringsbeviset behandlas av WIPO och/eller när anmälan om ansökan/utnämning skickas till de nationella myndigheterna.

Det rekommenderas starkt att befintliga internationella rättigheter granskas och att giltiga brittiska AFS:er läggs till så snart som möjligt. Rutinerna bör också uppdateras för att säkerställa att detta steg införlivas i ärenden som behandlas vid WIPO.

Om du vill diskutera denna fråga vidare är du välkommen att kontakta författaren eller din vanliga varumärkesjurist hos Barker Brettell.