英国特許庁（UK IPO）は、送達先住所の変更を直ちに実施すると発表しました

背景

英国知的財産庁（UK IPO）が、英国の商標および意匠の出願・登録に対して提起された第三者による異議申立てに起因する連絡への対応方針について、最近、疑問が呈され（Tradeix Ltd 対 New Holland Ventures Pty Ltd 事件（BL O/681/22）における指定担当者の決定；「MARCO POLO」事件）、現在見直しが行われている。

英国知的財産庁（UK IPO）は、直ちに施行される新たな対応方針を確認する実務指針を発表しました。特に、この方針は、国際マドリッド協定議定書およびハーグ協定の制度を通じて出願・登録された英国の商標権および意匠権に関する重要な連絡事項の取り扱いに影響を及ぼすことになります。

前職

これまで、英国知的財産庁（UK IPO）は、係争中の権利の申請者および権利者に対し、権利者の英国国外の住所宛てに通知を送付してきました。Tradeix判決において、指定担当者は、登録官には管轄区域外への通知送達を行う権限がないと判断し、その結果、まず英国国内の送達先住所（「AFS」）を取得しなければ、その送達は有効に行えないとしました。内部見直しを経て、英国知的財産庁（UK IPO）は現在、その実務を変更しており、これらの変更を商標および意匠の両方の事案に適用している。

今回の変更は、有効なAFSがない権利に対して提起されるあらゆる種類の当事者間手続に影響を及ぼします。ただし、手続き上の違いがあるため、英国知的財産庁（UK IPO）は、無効宣告、取消、訂正などの登録後の異議申し立てに関する手続きと、異議申立に関する手続きの2つの別個の手続きを導入しています。

新しいAFS要件は、現時点ではEUTMに由来する類似商標には適用されません。これらの商標については、ブレグジット離脱協定の結果として、2023年12月31日まで異なる取扱いが適用されます。

新しいアプローチ – 無効化、取り消し、および訂正

有効な英国AFSを添付せずに、英国の保護対象権利に対する措置を求める第三者からの申請が受理された場合、ロイヤルメールの「Signed-For」サービスを利用して郵便で予備通知書が送付され、通知書の日付から1か月以内に有効な英国AFSを提出するよう求められます。国際マドリッド制度またはハーグ制度に基づく英国の権利が関係する場合、通知書は権利者またはWIPOに登録された代理人のいずれかに送付されます。 WIPOに登録された代理人の住所情報は、権利者の住所情報に優先して使用されますが、連絡は引き続き郵便で送付されます。

有効なAFSの提出を求める通知書には、これに従わなかった場合の帰結が明記されており、登録機関は、権利者が当該出願に異議を申し立てていないものとみなす可能性があります。また、これに従わなかった場合、当該権利が無効と宣言されたり、取り消されたり、または変更されたりする結果となる可能性があります。現在の実務に基づき、正当な理由により当初の期限を遵守できなかった場合、英国知的財産庁（UK IPO）が有効なAFSの提出のために一定の猶予期間を認める可能性はありますが、迅速な対応が必要となる可能性が高く、権利者はまずこの問題を認識しておく必要があります。

リスクを回避するため、マドリッド協定またはハーグ協定に基づく出願および登録から生じる権利については、できるだけ早い段階で英国のAFSを登録することを強く推奨します。AFSの指定が行われた後も、正式な手続きは継続され、新たな対応期限が設定されます。

新しいアプローチ ― 反対意見

異議申立てに対するアプローチのわずかな違いは、英国の手続きでは、答弁書および反論書の提出前または提出後に、有効なAFSを提出することが認められるという点にある。また、英国知的財産庁（UK IPO）は、有効な英国AFSが存在しない限り、引き続き重複した通知を発行することになるため、これが多少の混乱を招く可能性がある。

異議申立通知を受領した場合、英国知的財産庁（UK IPO）は引き続き当該通知の処理を行い、WIPOに連絡を発出します。その後、WIPOは当該通知および情報を権利者またはその代理人に転送します。 WIPOによるこの送付は、有効な送達とみなされます。異議申立ての対象となった権利に有効な英国AFS（住所登録）がない場合、英国知的財産庁（UK IPO）は、さらに、WIPOから提供された英国以外のAFS住所情報を使用して、権利者宛てに書簡を送付します。いずれの書簡においても、書簡の日付から2ヶ月以内に答弁書および反論書（または異議申立人の同意を得たクーリングオフ請求）を提出する期限が設定されます。

英国知的財産庁（UK IPO）は、答弁書および反論書の提出には有効な英国AFSの提出は必須ではないものの、権利者が手続きをさらに進めるには、その提出が必要となることを確認しています。権利者への最初の直接通知では、有効な英国AFSの必要性が明記されますが、WIPO経由の通知にはその記載がない場合があります。また、答弁書の提出前または提出と同時に英国AFSを提出しなかった場合、英国知的財産庁（UK IPO）から追加の期限通知や連絡が送付されることになり、有効な英国AFSが提出されるまで、これらすべては権利者宛てに送付されることになる。したがって、混乱が生じる可能性があり、権利者やその代理人にとっては、間違いなく追加の事務負担となるだろう。

今後の方向性 ― 推奨される措置

手続きを簡素化し、権利者への不必要な通知の発出や、期限の遵守漏れ、権利の喪失といった事態を回避するため、WIPOが管理するマドリッド協定またはハーグ協定に基づく権利の詳細情報に、有効な英国AFSをできるだけ早期に追加することを推奨します。これは、WIPOによる登録証書の処理時、および／または各国特許庁への出願／指定の通知発行時に実施するのが最も適切であると考えられます。

既存の国際登録権を見直し、有効な英国AFSをできるだけ早く追加することを強く推奨します。また、WIPOにおける出願手続きにこの手順が確実に組み込まれるよう、手続きを更新する必要があります。

この件についてさらに詳しくお話しになりたい場合は、遠慮なく、本稿の著者である、普段お取引いただいているバーカー・ブレッテル社の商標弁護士までご連絡ください。