배경
영국 지적재산청(UK IPO)이 영국 상표 및 디자인 출원 및 등록에 대해 제3자가 제기한 소송에서 발생하는 의사소통을 처리하는 방식은 최근 의문을 제기받았으며(Tradeix Ltd 대 New Holland Ventures Pty Ltd 사건(BL O/681/22)에 대한 지정 심사관의 결정; “MARCO POLO” 사건), 이에 대한 검토가 진행 중입니다.
영국 지적재산청(UK IPO)은 이제 즉시 시행되는 새로운 접근 방식을 확인하는 실무 지침을 발표했습니다. 특히 이는 국제 마드리드 의정서 및 헤이그 협정 체계를 통해 출원 및 등록된 영국 상표권 및 디자인권에 관한 중요한 통지의 처리 방식에 영향을 미칠 것입니다.
이전 직책
지금까지 영국 지적재산청(UK IPO)은 이의 제기가 제기된 권리의 신청자 및 권리자에게 권리 보유자의 영국 외 주소로 통지서를 발송해 왔습니다. Tradeix 판결에서 지정인은 등록관청이 관할권 밖에서 통지서를 송달할 권한이 없다고 판단했으며, 따라서 먼저 영국 내 송달 주소(“AFS”)를 확보하지 않고서는 해당 송달이 유효하게 이루어질 수 없다고 결론지었습니다. 내부 검토를 거친 후, 영국 지적재산청(UK IPO)은 현재 관행을 변경하고 있으며, 이러한 변경 사항을 상표 및 디자인 관련 사안 모두에 적용하고 있습니다.
이번 변경 사항은 유효한 AFS 없이 권리에 대해 제기되는 모든 유형의 당사자 간 소송 절차에 영향을 미칠 것입니다. 다만 절차상의 차이로 인해, 영국 지적재산청(UK IPO)은 두 가지 별개의 절차를 시행하고 있는데, 하나는 무효화, 취소 및 정정 청구와 같은 등록 후 이의 제기 절차를 위한 것이고, 다른 하나는 이의신청을 다루는 절차입니다.
새로운 AFS 요건은 현재 EUTM에서 파생된 유사 상표에는 적용되지 않으며, 이러한 상표의 경우 브렉시트 탈퇴 협정의 결과로 2023년 12월 31일까지는 별도의 절차가 적용됩니다.
새로운 접근 방식 – 무효화, 취소 및 정정
유효한 영국 AFS 없이 영국 보호 권리에 대한 조치를 요청하는 제3자의 관련 신청서를 접수하면, 로열 메일(Royal Mail)의 서명 수령(Signed-For) 서비스를 통해 우편으로 예비 통지서가 발송되며, 이 통지서 발송일로부터 1개월 이내에 유효한 영국 AFS를 제출해야 합니다. 국제 마드리드 또는 헤이그 체제에서 비롯된 영국 권리가 관련된 경우, 해당 통지서는 권리자 또는 WIPO에 등록된 대리인 중 한 명에게 발송됩니다. WIPO에 등록된 대리인의 주소 정보가 권리자의 주소 정보보다 우선적으로 사용되지만, 통지는 여전히 우편으로 발송됩니다.
유효한 AFS 제출을 요청하는 서신에는 미이행 시의 결과가 명시되어 있으며, 이를 준수하지 않을 경우 등록기관은 해당 권리자가 제출된 출원에 대해 이의를 제기하지 않은 것으로 간주할 수 있고, 이로 인해 해당 권리가 무효화되거나 취소되거나 수정될 수 있습니다. 현재의 관행에 따르면, 타당한 사유로 인해 초기 기한을 놓친 경우 영국 지적재산청(UK IPO)이 유효한 AFS 제출을 위해 추가 기한을 허용할 가능성은 있으나, 신속한 조치가 필요할 것으로 보이며, 권리자는 우선 이 문제를 인지해야 합니다.
모든 위험을 방지하기 위해, 마드리드 또는 헤이그 출원 및 등록에서 발생하는 모든 권리에 대해 가능한 한 조속히 영국 AFS를 지정할 것을 강력히 권장합니다. AFS 지정이 완료되면, 새로운 조치 기한이 적용된 상태에서 공식 절차가 계속 진행될 것입니다.
새로운 접근 방식 – 반대 의견
이의신청에 대한 접근 방식의 미묘한 차이점은, 영국 절차에서는 유효한 AFS를 답변서 및 반론서 제출 전이나 후에 제출할 수 있다는 점입니다. 또한 영국 지적재산청(UK IPO)은 유효한 영국 AFS가 없는 한 계속해서 중복 통지서를 발송할 예정이며, 이로 인해 약간의 혼란이 발생할 수 있습니다.
이의신청 통지를 접수하면, 영국 지적재산청(UK IPO)은 해당 통지를 계속 처리하고 세계지적재산권기구(WIPO)에 관련 서신을 발송하며, WIPO는 이를 수령한 후 해당 통지 및 정보를 권리자 또는 그 대리인에게 전달합니다. WIPO를 통한 전달은 유효한 송달로 간주됩니다. 이의가 제기된 권리에 유효한 영국 내 AFS(주소)가 없는 경우, 영국 지적재산청(UK IPO)은 WIPO가 제공한 영국 외 AFS 주소 정보를 사용하여 권리자에게 추가로 서신을 발송합니다. 두 서신 모두 서신 발송일로부터 2개월 이내에 답변서 및 반론서(또는 이의 제기인의 동의가 있는 경우, 숙고 기간 요청서)를 제출할 기한을 명시합니다.
영국 지적재산청(UK IPO)은 항변서 및 반론서를 제출하는 데에는 유효한 영국 AFS의 제출이 필수적이지 않으나, 권리자가 절차를 더 진행하기 위해서는 유효한 영국 AFS가 필요하다고 확인했습니다. 권리자에게 발송되는 초기 직접 서신에는 유효한 영국 AFS의 필요성이 명시되지만, WIPO를 통해 전달되는 통지서에는 해당 내용이 포함되지 않을 수 있습니다. 또한, 답변서 제출 전이나 제출 시점에 영국 AFS를 제출하지 않을 경우, 영국 IPO로부터 추가 기한 및 통지가 발송되며, 유효한 영국 AFS가 제출될 때까지 이러한 모든 통지는 권리자에게 전달될 것입니다. 따라서 일부 혼란이 발생할 가능성이 있으며, 권리자 및 그 대리인에게 추가적인 행정적 부담이 확실히 가중될 것입니다.
향후 방향 – 권장 조치
절차를 간소화하고, 권리자에게 불필요한 통지가 발송되는 것을 방지하며, 기한을 놓치거나 권리를 상실할 가능성을 막기 위해, WIPO가 관리하는 모든 마드리드 협약 또는 헤이그 협약 관련 권리의 세부 정보에 유효한 영국 AFS를 가능한 한 조속히 추가할 것을 권장합니다. 이는 WIPO가 등록증서를 처리하거나 국가 사무소에 출원/지정 통지를 발송할 때 수행하는 것이 가장 효과적일 수 있습니다.
기존의 국제적 권리를 검토하고, 가능한 한 빨리 유효한 영국 AFS를 추가할 것을 강력히 권장합니다. 또한 WIPO에 제출되는 출원 절차에 이 단계가 반드시 포함되도록 관련 절차를 업데이트해야 합니다.
이 사안에 대해 더 자세히 논의하고 싶으시다면, 주저하지 마시고 본 글의 작성자이자 평소 거래하고 계신 Barker Brettell의 상표 전문 변리사에게 연락해 주시기 바랍니다.
“이는 국제 마드리드 의정서 및 헤이그 협정 체계를 통해 출원 및 등록된 영국의 상표권 및 디자인권에 관한 중요한 의사소통의 처리 방식에 영향을 미칠 것입니다.”
