Contexte
L’approche adoptée par l’IPO britannique dans le traitement des communications découlant d’actions intentées par des tiers à l’encontre de demandes et d’enregistrements de marques et de dessins et modèles au Royaume-Uni a récemment été remise en cause (décision de la personne désignée dans l’affaire Tradeix Ltd c. New Holland Ventures Pty Ltd (BL O/681/22) ; affaire « MARCO POLO ») et fait actuellement l’objet d’un réexamen.
L'Office britannique de la propriété intellectuelle (UK IPO) a publié une note pratique confirmant sa nouvelle approche, qui entre en vigueur avec effet immédiat. Cela aura notamment des répercussions sur le traitement des communications importantes relatives aux droits de marque et de dessin ou modèle britanniques déposés et obtenus par le biais des systèmes du Protocole international de Madrid et de l'Arrangement de La Haye.
Poste précédent
Jusqu’à présent, les communications destinées aux demandeurs et aux titulaires de droits contestés étaient envoyées par l’UK IPO aux adresses situées hors du Royaume-Uni des titulaires de droits. Dans l’arrêt Tradeix, la personne désignée a estimé que le greffier n’avait pas le pouvoir de signifier des communications en dehors de la juridiction ; par conséquent, cette signification ne pouvait être valablement effectuée sans avoir préalablement obtenu une adresse de signification au Royaume-Uni (« AFS »). À la suite d’un examen interne, l’UK IPO modifie désormais sa pratique et applique ces changements tant aux affaires relatives aux marques qu’à celles concernant les dessins et modèles.
Ces modifications concerneront tous les types de procédures entre parties visant à contester des droits dépourvus d'un AFS valide. Toutefois, en raison de différences procédurales, l'Office britannique de la propriété intellectuelle (UK IPO) met en place deux procédures distinctes : l'une pour les recours postérieurs à l'enregistrement, tels que les actions en nullité, en révocation et en rectification, et l'autre pour les oppositions.
Les nouvelles exigences de l'AFS ne s'appliquent pas actuellement aux marques comparables dérivées de marques de l'Union européenne (EUTM), qui font l'objet d'un traitement différent jusqu'au 31 décembre 2023, conformément à l'accord de retrait relatif au Brexit.
Nouvelle approche – annulations, révocations et rectifications
Dès réception d’une demande de tiers visant à contester un droit protégé au Royaume-Uni sans AFS britannique valide, une lettre préliminaire sera envoyée par courrier postal via le service « Signed-For » de Royal Mail, accordant un délai d’un mois à compter de la date de la lettre pour fournir un AFS britannique valide. Lorsqu’un droit britannique découlant des systèmes internationaux de Madrid ou de La Haye est concerné, la lettre sera adressée soit au titulaire, soit à son représentant enregistré auprès de l’OMPI. Les coordonnées du représentant auprès de l’OMPI seront privilégiées par rapport à celles du titulaire, mais la communication sera tout de même envoyée par courrier postal.
La lettre demandant la présentation d’un AFS valide précisera les conséquences d’un manquement à cette obligation, qui pourrait amener le Registraire à considérer que le titulaire ne s’oppose pas à la demande déposée ; ce manquement pourrait entraîner la déclaration de nullité, la révocation ou la modification du droit. Conformément à la pratique actuelle, il est possible que l’Office britannique de la propriété intellectuelle (UK IPO) accorde un délai supplémentaire pour la fourniture d’un AFS valide si le délai initial n’est pas respecté pour une raison valable, mais une action rapide sera probablement nécessaire et le titulaire doit avant tout prendre conscience du problème.
Afin d'éviter tout risque, il est vivement recommandé de désigner dès que possible un représentant agréé au Royaume-Uni (AFS) pour tous les droits découlant des demandes et enregistrements déposés dans le cadre des accords de Madrid ou de La Haye. La procédure officielle se poursuivra, avec de nouveaux délais à respecter, une fois la désignation de l'AFS effectuée.
Nouvelle approche – objections
La légère différence d'approche en matière d'oppositions réside dans le fait que la procédure britannique permettra de déposer un AFS valide avant ou après le dépôt de la défense et de la réplique. L'IPO britannique continuera également à émettre des communications en double, sauf en cas d'AFS britannique valide, ce qui pourrait prêter à confusion.
Dès réception d'un acte d'opposition, l'IPO britannique poursuivra le traitement de cet acte et enverra des communications à l'OMPI, qui se chargera ensuite de transmettre la notification et les informations au titulaire ou à son représentant. La transmission par l’OMPI est réputée constituer une notification valable. Si le droit faisant l’objet de l’opposition ne dispose pas d’une adresse AFS valide au Royaume-Uni, l’IPO britannique enverra en outre une lettre au titulaire en utilisant les coordonnées AFS hors Royaume-Uni fournies par l’OMPI. Les deux lettres fixeront un délai de deux mois à compter de la date de la lettre pour déposer une défense et une contre-déclaration (ou une demande de délai de réflexion avec le consentement de l’opposant).
L’Office britannique de la propriété intellectuelle (UK IPO) a confirmé que la présentation d’un AFS britannique valide n’est pas requise pour déposer la défense et la contre-déclaration, mais qu’elle sera nécessaire avant que le titulaire puisse poursuivre la procédure. La lettre initiale adressée directement au titulaire signalera la nécessité d’un AFS britannique valide, mais la communication transmise par l’OMPI pourrait ne pas le mentionner. Par ailleurs, le défaut de dépôt de l’AFS britannique avant ou en même temps que la défense entraînera des délais supplémentaires et des communications de la part de l’IPO britannique, qui seront toutes adressées au titulaire jusqu’à ce qu’un AFS britannique valide soit déposé. Il existe donc un risque de confusion et, à coup sûr, une charge administrative supplémentaire pour les titulaires et leurs représentants.
Perspectives d'avenir – mesures recommandées
Afin de simplifier la procédure et d’éviter, dans la mesure du possible, l’envoi de communications superflues aux titulaires de droits, ainsi que le risque de non-respect des délais ou de perte de droits, il est recommandé d’ajouter dès que possible un AFS britannique valide aux informations relatives à tout droit relevant du Système de Madrid ou de la Convention de La Haye détenu par l’OMPI. Le moment le plus opportun pour le faire est généralement lors du traitement du certificat d’enregistrement par l’OMPI et/ou de la notification de la demande ou de la désignation adressée aux offices nationaux.
Il est vivement recommandé de passer en revue les droits internationaux existants et d'y ajouter dès que possible les AFS britanniques valides. Les procédures devraient également être mises à jour afin de garantir que cette étape soit intégrée dans les dossiers de demande déposés auprès de l'OMPI.
Si vous souhaitez approfondir cette question, n'hésitez pas à contacter l'auteur ou votre conseiller en marques habituel chez Barker Brettell.
« Cela aura des répercussions sur le traitement des communications importantes relatives aux droits de marque et de dessin ou modèle britanniques déposés et obtenus par le biais des systèmes du Protocole international de Madrid et de l'Arrangement de La Haye. »
