När man utvecklar teknik som kan leda till patenterbara uppfinningar är det alltid klokt att redogöra för hur man ska hantera den immateriella egendom som uppstår. Frågan om vem som äger den immateriella egendomen är avgörande för hur och om tekniken kan utvecklas vidare och kommersialiseras. Om uppfinningen är resultatet av ett samarbete är det särskilt viktigt att reda ut detta i förväg genom att i ett avtal specificera vad varje part bidrar med till samarbetet, vad de själva äger och hur eventuell immateriell egendom som uppstår genom samarbetet ska hanteras. Även om ett sådant avtal ingås kan dock problem uppstå om parterna blir oense innan allt är klart ur kommersiell synvinkel. MåletBionome mot Clearwater, som avgjordes förra veckan vid High Court, är ett exempel på detta från vilket man kan dra vissa lärdomar.
Målet inleddes inte vid High Court utan vid UK IPO, där käranden, dr Clearwater, år 2022 lämnade in en ansökan enligt paragraferna 8 och 12 i den brittiska patentlagen om att han, eller i andra hand hans företag, skulle läggas till som medsökande i Bionomes patentansökningar. Patentansökningarna omfattade vid den tidpunkten en internationell ansökan, offentliggjord somWO 2021/191614 A1, och en brittisk ansökan, offentliggjord somGB2598881A. Sedan dess har ytterligare ansökningar lämnats in utifrån den internationella ansökan i flera andra länder. Problemet ur Dr Clearwaters perspektiv var att, även om han hade angetts som meduppfinnare i ansökningarna, identifierades sökanden endast som Bionome Holdings Limited, ett företag som grundats av hans före detta affärspartner Dennis McCarthy efter att de hade arbetat tillsammans för att utveckla uppfinningen.
Före börsintroduktionen handlade det om ett avtal mellan McCarthy (genom sin son) och dr Clearwater, där de enades om att överlåta sin immateriella egendom till ett ännu inte specificerat gemensamt ägt bolag efter att vissa steg hade slutförts. Deras samarbete bröt dock samman i januari 2020, innan bolaget hade bildats och innan några patentansökningar hade lämnats in. Det var först efter detta som McCarthy ordnade med att lämna in en brittisk patentansökan i mars 2020, följt av en internationell ansökan ett år senare. Inför IPO hävdade dr Clearwater att avtalet endast utgjorde en avsikt att överlåta och inte en faktisk överlåtelse. Förhandlingsledaren instämde i att avtalet endast angav en inriktning, inte definierade framtida åtgärder och inte utgjorde ett bindande avtal avseende äganderätten till någon immateriell rättighet. Förhandlingsledaren fann i beslutBL O/0410/24i maj 2024 att dr Clearwater därför borde ha angetts som medsökande, inte bara som meduppfinnare, och beordrade att hans namn skulle läggas till som medsökande på ansökningarna enligt GB och PCT.
Bionome överklagade beslutet till High Court och hävdade att förhandlingsledaren hade gjort en felbedömning genom att feltolka paragraf 7 och missuppfatta avtalet. De hävdade att paragraf 7(4), genom formuleringen ”Om inte motsatsen har fastställts…”, skapade en presumtion om att Bionome hade rätt till uppfinningarna, vilken endast kunde motbevisas genom bevisning från käranden. Tom Mitcheson KC, som agerade som biträdande domare vid High Court, avvisade detta argument och fann att paragrafen inte skapade någon form av ytterligare beviskrav eller bevisbörda utöver den prima facie-bevisning som dr Clearwater redan hade fastställt, dvs. att han gemensamt hade utvecklat uppfinningen med mr McCarthy. När det gäller tolkningen av avtalet fann Mitcheson att förhandlingsledaren hade rätt i sin tolkning att avtalet endast utgjorde en avsikt att överlåta immateriella rättigheter och inte en faktisk överlåtelse av dessa. Bionomes överklagande avvisades därför på båda punkterna.
En lärdom som kan dras av detta fall är att avtal som endast uttrycker en avsikt inte utgör en faktisk överlåtelse. Om avsikten är att genomföra en faktisk överlåtelse måste detta uttryckas uttryckligen, och helst bör det som överlåts specificeras.
Om du vill diskutera den här artikeln mer ingående är du välkommen att kontaktaförfattaren ellerdin vanliga advokat hos Barker Brettell.
”Frågan om vem som äger immateriella rättigheterna är avgörande för hur och om tekniken kan utvecklas vidare och kommersialiseras”
