특허를 받을 수 있는 발명으로 이어질 가능성이 있는 기술을 개발할 때는, 그 결과로 발생하는 지적재산권을 어떻게 처리할지 미리 정해 두는 것이 항상 현명한 방법입니다. 지적재산권의 소유권 문제는 해당 기술을 어떻게, 그리고 과연 더 발전시켜 상용화할 수 있을지에 있어 결정적인 요소입니다. 발명이 합작 투자를 통해 이루어진 경우, 각 당사자가 합작 투자에 무엇을 기여하는지, 각자가 무엇을 소유하는지, 그리고 합작 투자로 인해 발생하는 지적재산권을 어떻게 처리할 것인지를 계약서에 명시하여 사전에 명확히 하는 것이 특히 중요합니다. 그러나 이러한 합의가 이루어졌다고 하더라도, 상업적 기반이 완전히 마련되기 전에 당사자 간에 불화가 생기면 여전히 문제가 발생할 수 있습니다. 지난주 고등법원에서 판결이 내려진‘Bionome 대 Clearwater’ 사건은 이러한 사례 중 하나로, 여기서 몇 가지 교훈을 얻을 수 있습니다.
이 사건은 고등법원에서 시작된 것이 아니라 영국 지적재산청(UK IPO)에서 시작되었는데, 원고인 클리어워터 박사는 2022년 영국 특허법 제8조 및 제12조에 따라 자신 또는 자신의 회사를 바이오노메(Bionome)의 특허 출원에 공동 출원인으로 추가해 줄 것을 요청하는 신청서를 제출했습니다. 당시 해당 특허 출원에는WO 2021/191614A1로 공개된 국제 출원과GB2598881A로 공개된 영국 출원이 포함되어 있었다. 그 이후, 해당 국제 출원을 기반으로 여러 다른 국가에서 추가 출원이 이루어졌다. 클리어워터 박사의 관점에서 문제가 된 점은, 해당 출원들에서 그를 공동 발명자로 명시하고 있었음에도 불구하고, 출원인은 그가 전 사업 파트너인 데니스 매카시와 함께 발명을 개발한 후 매카시가 설립한 회사인 바이오노메 홀딩스 리미티드(Bionome Holdings Limited)로만 기재되어 있었다는 것이었다.
IPO 이전에 쟁점이 되었던 것은 매카시 씨(아들을 통해)와 클리어워터 박사 사이에 체결된 합의로, 양측은 특정 절차가 완료된 후 아직 구체적으로 명시되지 않은 공동 소유 법인에 지적재산권을 양도하기로 합의했다는 내용이었습니다. 그러나 두 사람의 업무 관계는 해당 법인이 설립되기 전이자 어떠한 특허 출원도 이루어지기 전인 2020년 1월에 파탄났습니다. 그 후인 2020년 3월, 맥카시 씨는 영국 특허 출원을 진행했고, 1년 뒤에는 국제 특허 출원을 이어갔다. IPO 이전에 클리어워터 박사는 해당 합의가 단순한 양도 의향일 뿐 실제 양도가 아니라고 주장했다. 심리관은 이 합의가 단지 향후 방향성을 나타낼 뿐, 구체적인 향후 조치를 규정하지 않았으며, 어떠한 지적재산권의 소유권에 관한 구속력 있는 합의도 구성하지 않는다는 점에 동의했다. 이에 따라 심리관은 2024년 5월BL O/0410/24호결정에서 클리어워터 박사가 단순히 공동 발명자가 아닌 공동 출원인으로 명시되었어야 한다고 판단하고, 영국(GB) 및 PCT 출원서에 그의 이름을 공동 출원인으로 추가할 것을 명령했다.
바이오노메는 심리관이 제7조를 잘못 해석하고 협정을 오해하여 잘못된 결정을 내렸다고 주장하며, 이 결정에 대해 고등법원에 항소했다. 그들은 제7조(4)항이 “반대 사실이 입증된 경우를 제외하고…”라고 명시함으로써, 바이오노메가 해당 발명에 대한 권리를 가졌다는 추정치를 형성했으며, 이는 청구인의 증거를 통해서만 뒤집힐 수 있다고 주장했다. 고등법원 부판사직을 대행한 톰 미치슨(Tom Mitcheson) 왕실변호사(KC)는 이 주장을 기각하며, 해당 조항이 클리어워터 박사가 이미 입증한 표면상 증거(prima facie case), 즉 그가 매카시 씨와 공동으로 발명을 개발했다는 사실 이외에 어떠한 추가적인 증거상의 장애물이나 부담도 창출하지 않는다고 판단했다. 계약서 해석과 관련하여, 미치슨 씨는 청문 담당관이 이를 지적재산권(IP)의 실제 양도가 아닌, 단지 지적재산권을 양도하려는 의도에 불과하다고 해석한 것이 옳다고 판단했다. 따라서 바이오노메의 항소는 두 가지 쟁점 모두에서 기각되었다.
이 사건에서 얻을 수 있는 교훈 중 하나는, 단순한 의지만을 표명한 합의만으로는 실제 양도로 간주될 수 없다는 점입니다. 실제 양도를 의도하는 경우, 이를 명시적으로 표명해야 하며, 가급적이면 양도 대상이 무엇인지 구체적으로 명시해야 합니다.
이 기사에 대해 더 자세히 논의하고 싶으시다면,저자나평소 상담하시는 Barker Brettell 담당변호사에게문의해 주시기 바랍니다.
“지적재산권의 소유권이 누구에게 있는지는 해당 기술을 어떻게, 그리고 과연 더 발전시켜 상용화할 수 있는지에 있어 결정적인 요소입니다.”
