特許取得可能な発明につながる可能性のある技術を開発する際には、その結果として生じる知的財産権をどう扱うかをあらかじめ検討しておくことが常に重要です。 知的財産権の帰属は、その技術を今後どのように、あるいはそもそもさらに開発・商用化できるかという点において極めて重要です。発明が合弁事業から生まれたものである場合、各当事者が合弁事業に何を提供するか、各当事者が独自に所有するものは何か、そして合弁事業から生じる知的財産権をどのように扱うかを契約書に明記し、事前に明確にしておくことが特に重要です。 しかし、たとえそのような合意が成立していたとしても、商業的な体制が整う前に当事者間で不和が生じた場合、問題が発生する可能性があります。先週高等裁判所で判決が下された「Bionome 対 Clearwater」事件は、この点に関する好例であり、そこからいくつかの教訓を得ることができるでしょう。
この訴訟は高等法院ではなく、英国知的財産庁（UK IPO）で始まった。同庁において、原告のクリアウォーター博士は2022年、英国特許法第8条および第12条に基づき、自身、あるいは代替案として自身の会社を、バイオノーム社の特許出願の共同出願人として追加するよう請求を提出した。 その段階での特許出願には、WO 2021/191614 A1として公開された国際出願と、GB2598881Aとして公開された英国出願が含まれていた。 それ以来、当該国際出願に基づき、他のいくつかの国でも追加の出願が行われている。クリアウォーター博士の立場から見た問題点は、出願において自身が共同発明者として記載されていたにもかかわらず、出願人として特定されていたのは、かつて共同で発明の開発に取り組んだ元ビジネスパートナーであるデニス・マッカーシー氏が設立した会社「バイオノーム・ホールディングス・リミテッド」のみであったという点であった。
IPOに先立ち争点となったのは、マッカーシー氏（息子を通じて）とクリアウォーター博士との間で交わされた合意であり、そこでは、一定の手続きが完了した後、両者が自らの知的財産権を、その時点では未特定の共同所有法人に譲渡することに合意していたとされていた。しかし、その法人が設立される前、またいかなる特許出願も行われる前の2020年1月、両者の業務上の関係は決裂した。 この後になって初めて、マッカーシー氏は2020年3月に英国特許出願を行い、その1年後に国際出願を行った。IPOに先立ち、クリアウォーター博士は、当該合意は譲渡の「意向」に過ぎず、実際の譲渡ではないと主張した。審理官は、当該合意が単なる方向性を示すものであり、将来の行動を定義するものではなく、いかなる知的財産権の所有権に関する拘束力のある合意を構成するものではないとの見解に同意した。 審理官は2024年5月の決定BL O/0410/24において、したがってクリアウォーター博士は単なる共同発明者ではなく、共同出願人として記載されるべきであったと判断し、GBおよびPCT出願に共同出願人として彼の氏名を追加するよう命じた。
バイオノーム社は、審理官が第7条を誤って解釈し、合意内容を誤解したとして、この決定を高等裁判所に控訴した。同社は、第7条(4)項が「反対の事実が立証された場合を除き……」と規定していることから、バイオノーム社が発明に対する権利を有するという推定が生まれ、これを覆すには請求者側の証拠が必要であると主張した。 高等裁判所の副裁判官を務めたトム・ミッチェソン王室弁護士（KC）は、この主張を退け、同条項は、クリアウォーター博士がすでに立証していた「マッカーシー氏と共同で発明を開発した」という表面上の立証責任（prima facie case）を超える、いかなる追加的な証拠上のハードルや負担も生じさせないとの判断を示した。 契約の解釈について、ミッチェソン氏は、聴聞官がこれを「知的財産権の譲渡の意図」に過ぎず、実際の知的財産権の譲渡には当たらないと解釈したのは妥当であると判断した。したがって、ビオノーム社の上訴は両点において棄却された。
この事例から得られる教訓の一つは、単なる意思表示にとどまる合意は、実際の譲渡には当たらないということである。実際の譲渡を意図するのであれば、その旨を明示的に表明する必要があり、できれば譲渡の対象を具体的に特定すべきである。
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「知的財産権の帰属が誰にあるかという問題は、その技術を今後どのように、あるいはそもそもさらに開発・商用化できるかという点において極めて重要である」
