在开发可能产生可获专利发明的技术时，最好事先明确如何处理由此产生的知识产权。 知识产权归属问题，对该技术能否以及如何进一步开发和商业化至关重要。如果发明源于合资企业，则尤其需要事先通过协议明确各方为合资企业贡献了什么、各自拥有哪些权益，以及如何处理合资企业产生的知识产权。 然而，即使达成了此类协议，当各方在商业化准备就绪前发生纠纷时，问题仍可能出现。上周高等法院审理的“Bionome诉Clearwater”案便是此类情况的一个典型案例，从中可以汲取一些教训。
该案并非始于高等法院，而是始于英国知识产权局（UK IPO）。2022年，原告克莱尔沃特博士根据《英国专利法》第8条和第12条的规定，向该局提交了一份请求，要求将其本人或其公司作为共同申请人加入Bionome公司的专利申请中。 当时涉及的专利申请包括一项国际申请（公布号为WO 2021/191614 A1）和一项英国申请（公布号为GB2598881A）。 此后，基于该国际申请，又在其他几个国家提交了进一步的申请。从克莱尔沃特博士的角度来看，问题在于：虽然这些申请已将其列为共同发明人，但申请人仅被标明为Bionome Holdings Limited——这是一家由其前商业伙伴丹尼斯·麦卡锡（Dennis McCarthy）在两人共同开发该发明后创立的公司。
在首次公开募股（IPO）之前，争议焦点在于麦卡锡先生（通过其儿子）与克莱尔沃特博士之间的一项协议，该协议规定双方同意在完成某些步骤后，将其知识产权转让给一家尚未确定的合资实体。然而，在该实体成立之前，且在任何专利申请提交之前，双方的合作关系于2020年1月破裂。 直到此后，麦卡锡先生才于2020年3月安排提交了英国专利申请，并于一年后提交了国际专利申请。在英国知识产权局（IPO）审理前，克莱尔沃特博士辩称，该协议仅为转让意向，而非实际转让。听证官认同该协议仅表明了未来方向，并未界定具体行动，也不构成关于任何知识产权所有权的具有约束力的协议。 听证官在2024年5月的BL O/0410/24号裁决中认定，因此克莱尔沃特博士本应被列为共同申请人，而不仅仅是共同发明人，并下令将其姓名作为共同申请人添加至英国（GB）和PCT专利申请中。
Bionome向高等法院对该裁决提出上诉，辩称听证官因误解第7条并曲解协议内容而作出了错误裁决。他们认为，第7(4)条中“除非有相反证据证明……”这一表述，确立了一项推定，即Bionome对相关发明享有权利，该推定只能通过原告提供的证据予以推翻。 担任高等法院副法官的汤姆·米切森御用大律师驳回了这一论点，认为该条款并未在克莱尔沃特博士已确立的初步证据（即他与麦卡锡先生共同开发了该发明）之外，设立任何额外的举证障碍或举证责任。 关于协议的解释，米切森先生认定，听证官将其解释为仅构成转让知识产权的意图，而非实际的知识产权转让，这一解释是正确的。因此，Bionome公司针对这两点的上诉均被驳回。
从本案中可以得出的一个教训是：仅表达意图的协议并不构成实际的转让。如果意图进行实际转让，则必须明确表达这一意图，且最好具体指明转让的标的。
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“知识产权归属问题，对该技术能否以及如何进一步开发和实现商业化至关重要”
