Lorsqu'on développe une technologie susceptible de déboucher sur des inventions brevetables, il est toujours judicieux de déterminer comment gérer la propriété intellectuelle qui en résulte. La question de savoir à qui appartient la propriété intellectuelle est déterminante pour décider si la technologie peut être développée davantage et commercialisée, et de quelle manière. Si l’invention résulte d’une collaboration, il est particulièrement important de clarifier ce point au préalable en précisant dans un accord ce que chaque partie apporte à la collaboration, ce dont elle est propriétaire, et comment sera gérée toute propriété intellectuelle issue de cette collaboration. Cependant, même si un tel accord est conclu, des problèmes peuvent encore survenir lorsque les parties se brouillent avant que tout ne soit mis en place sur le plan commercial. L’affaireBionome c. Clearwater, jugée la semaine dernière par la Haute Cour, en est un exemple dont on peut tirer certaines leçons.
L'affaire n'a pas débuté devant la Haute Cour, mais auprès de l'Office britannique de la propriété intellectuelle (UK IPO), où le demandeur, le Dr Clearwater, a déposé en 2022 une requête en vertu des articles 8 et 12 de la loi britannique sur les brevets afin que lui-même, ou à défaut sa société, soit ajouté en tant que codémandeur dans les demandes de brevet de Bionome. À ce stade, les demandes de brevet comprenaient une demande internationale, publiée sous la référenceWO 2021/191614 A1, et une demande britannique publiée sous la référenceGB2598881A. Depuis lors, d’autres demandes ont été déposées à partir de la demande internationale dans plusieurs autres pays. Le problème, du point de vue du Dr Clearwater, était que, bien que les demandes l’aient désigné comme co-inventeur, le déposant n’était identifié que comme étant Bionome Holdings Limited, une société fondée par son ancien associé Dennis McCarthy après qu’ils eurent travaillé ensemble au développement de l’invention.
L'objet du litige avant l'introduction en bourse était un accord entre M. McCarthy (par l'intermédiaire de son fils) et le Dr Clearwater, selon lequel ils s'engageaient à céder leur propriété intellectuelle à une entité détenue conjointement, dont l'identité n'était pas encore précisée, une fois certaines étapes franchies. Leur collaboration a toutefois pris fin en janvier 2020, avant la création de cette entité et avant le dépôt de toute demande de brevet. Ce n’est qu’après cela que M. McCarthy a pris les dispositions nécessaires pour déposer une demande de brevet au Royaume-Uni en mars 2020, suivie d’une demande internationale un an plus tard. Devant l’IPO, le Dr Clearwater a fait valoir que l’accord ne constituait qu’une intention de cession et non une cession effective. Le conseiller-auditeur a reconnu que cet accord n’indiquait qu’une orientation générale, ne définissait pas les actions futures et ne constituait pas un accord contraignant concernant la propriété d’une quelconque propriété intellectuelle. Dans sa décisionBL O/0410/24rendue en mai 2024, le conseiller a estimé que le Dr Clearwater aurait donc dû être désigné comme co-demandeur, et non simplement comme co-inventeur, et a ordonné que son nom soit ajouté en tant que co-demandeur sur les demandes britanniques (GB) et PCT.
Bionome a fait appel de cette décision devant la Haute Cour, faisant valoir que le conseiller-auditeur avait commis une erreur en interprétant de manière erronée l’article 7 et en déformant l’accord. La société a soutenu que l’article 7, paragraphe 4, en stipulant « Sauf dans la mesure où le contraire est établi… », créait une présomption selon laquelle Bionome avait un droit sur les inventions, présomption qui ne pouvait être réfutée que par des preuves apportées par le demandeur. Tom Mitcheson KC, siégeant en qualité de juge suppléant à la Haute Cour, a rejeté cet argument, estimant que cet article ne créait aucune forme d’obstacle ou de charge probatoire supplémentaire au-delà de la présomption prima facie que le Dr Clearwater avait déjà établie, à savoir qu’il avait développé l’invention conjointement avec M. McCarthy. Quant à l’interprétation de l’accord, M. Mitcheson a estimé que le conseiller-auditeur avait eu raison de considérer qu’il ne constituait qu’une intention de céder tout droit de propriété intellectuelle et non une cession effective de ces droits. L’appel de Bionome a donc été rejeté sur ces deux points.
L'une des leçons à tirer de cette affaire est que les accords qui se limitent à exprimer une intention ne constituent pas une cession effective. Si l'on souhaite procéder à une cession effective, celle-ci doit être expressément mentionnée et, de préférence, l'objet de la cession doit être précisé.
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« La question de savoir à qui appartient la propriété intellectuelle est déterminante pour savoir si cette technologie pourra être développée davantage et commercialisée, et de quelle manière. »
