För sent inlämnade yrkanden – hur många hjälpyrkanden måste vi lämna in?

När den nuvarande versionen av arbetsordningen för överklagandenämnderna trädde i kraft år 2020 innebar det en genomgripande förändring av hur invändningsförfaranden skulle hanteras. Tidigare fanns inga bestämmelser som motsvarade den nya artikel 12.2 i RPBA, där det anges: ”Med hänsyn till att det primära syftet med överklagandeförfarandet är att på ett rättsligt sätt pröva det överklagade beslutet, ska en parts överklagande avse de yrkanden, omständigheter, invändningar, argument och bevis som det överklagade beslutet grundades på”. Istället betraktades överklagandeförfaranden i invändningsärenden i allmänhet som en andra chans. Det var inte ovanligt att helt ny känd teknik åberopades och/eller att helt nya yrkanden lämnades in i överklagandet. Vissa ombud ansåg till och med att förfarandet inför invändningsavdelningen endast var relevant för att avgöra vem som skulle betala överklagandeavgiften.

Med tiden har överklagandenämnderna kommit att anse att överklagandeprocessen inte så mycket är en andra chans att fritt argumentera om sakfrågan i målet, utan snarare ett forum för att pröva sakfrågan i förstainstansbeslutet. Långt innan de nya reglerna trädde i kraft hände det ibland att en part inte tilläts lämna in nya yrkanden i ett sent skede. I ärende T 0074/06 ansåg överklagandenämnden att de beviljade metodkraven uppfyllde kraven i EPC, men ingen ansökan som enbart innebar att apparatkraven togs bort hade lämnats in före den muntliga förhandlingen. När patentinnehavaren försökte lämna in en sådan ansökan (hjälpansökan Vb) under den muntliga förhandlingen beslutade överklagandenämnden att inte godta den. Överklagandenämnden anförde att ”Den eventuella bristen på patenterbarhet hos apparatkraven, som kan ha föranlett inlämnandet av hjälpyrkandet Vb, var känd för svaranden redan från början av överklagandeförfarandet, ja till och med redan från invändningsförfarandet. För att lämna in denna hjälpansökan väntade svaranden således [tills] det muntliga förfarandet, närmare bestämt kammarens tillkännagivande att föremålet för apparatkraven enligt huvudansökan och hjälpansökningarna II, IV och V inte var patenterbart. Han lämnade ingen lämplig motivering för en sådan sen inlämning. Kraven i hjälpansökan Vb motsvarar de beviljade metodkraven 1–9, med de beviljade apparatkraven 10–19 borttagna. Det bör noteras att svaranden redan hade ingett fem hjälpansökningar, VI–X, dvs. ett icke obetydligt antal hjälpansökningar som endast innehöll metodkrav. Det säger sig självt att denna hjälpansökan Vb inte utgjorde patentinnehavarens ”sista chans” att få sitt patent upprätthållet. Innehavaren var därför tvungen att återgå till metodkrav enligt ett av de tidigare inlämnade yrkandena, vilka var betydligt mer begränsade än de beviljade metodkraven.

Som alla som har försökt försvara ett patent som blivit föremål för invändning vet, är det nästan omöjligt att redan vid tidpunkten för svaret på en invändningsanmälan förutse alla reservpositioner som eventuellt kan komma att behövas. Det är mycket svårt att föreställa sig alla de diskussioner som eventuellt kan uppkomma i ett senare skede under invändningsförfarandet, för att inte tala om under överklagandeförfarandet. Rättspraxis efter införandet av den nya artikel 12.2 i RPBA tyder dock på att alla potentiella yrkanden som kan behövas vid någon tidpunkt under invändnings- eller överklagandeförfarandet måste lämnas in redan från början.

Enligt artikel 12.2 i RPBA tillåts normalt sett inte nya yrkanden under överklagandeförfarandet. I artikel 13.2 i RPBA anges dock att ”Varje ändring av en parts överklagande som görs efter utgången av en tidsfrist som fastställts av kammaren (…) ska i princip inte beaktas, såvida det inte föreligger exceptionella omständigheter som den berörda parten har motiverat med övertygande skäl”. I ärende T 1686/21 diskuteras vad som kan utgöra sådana ”exceptionella omständigheter”.

I ärende T 1686/21 bevarades patentet i ändrad form i ett mellanbeslut. Invändaren överklagade och yrkade på att patentet skulle upphävas. Under den muntliga förhandlingen i överklagandeförfarandet lämnade patentinnehavaren in ett nytt huvudyrkande, som svar på att överklagandenämnden hade konstaterat att det förelåg en mellanliggande generalisering i de patentkrav som invändningsavdelningen hade godkänt.

Motparten ifrågasatte om detta nya huvudyrkande var tillåtligt och hävdade att det utgjorde en ändring av innehavarens överklagande. Motparten uppgav att man hade invänt mot utelämnandet av det aktuella kännetecknet både under invändningsförfarandet och i sina överklagandegrunder. Det nya huvudyrkandet godtogs dock av kammaren för vidare handläggning.

Nämnden instämde med invändaren i att det nya huvudyrkandet utgjorde en ändring av innehavarens överklagande. Nämnden hävdade dock att detta i själva verket utgjorde ”exceptionella omständigheter” enligt artikel 13.2 i RPBA, eftersom:

1. Ändringen i sig kan inte komma som en överraskning för klaganden (på ett sätt som påverkar dess ställning och ger motparten en fördel);
2. Ändringsförslaget ger inte upphov till några nya invändningar;
3. Med tanke på det stora antalet olika invändningar […], skulle antalet yrkanden som skulle ha behövt framställas redan i början av överklagandeförfarandet – för att säkerställa lämpliga reservlösningar för varje tänkbart utfall […] – ha blivit extremt stort och därmed inte förenligt med en effektiv handläggning.

Ändringen i sig ingick i flera av de kompletterande yrkandena i akten, även om inget yrkande var exakt likadant som det nya huvudyrkandet.

Om nämnden i ärende T 0074/06 hade intagit samma ståndpunkt, skulle den med största sannolikhet ha godkänt hjälpyrkandet Vb, eftersom:

1. Ändringen i sig (strykning av apparatkraven) ingick redan i hjälpkraven VI–X;
2. Ändringsförslaget i sig gav inte upphov till några nya invändningar;
3. Om alla hjälpansökningar hade lämnats in både med och utan metodkrav, skulle det ha krävts ett stort antal ansökningar.

Betyder detta alltså att det faktiskt kan finnas en större sannolikhet nu än vid tidpunkten för T 0074/06 att en för sent inlämnad begäran ska godtas? Kan T 1686/21 användas som argument för att en för sent inlämnad begäran bör godtas, så länge den inte kommer som en överraskning för den överklagande och inte ger upphov till nya invändningar?

I invändningsärenden där det föreligger många olika invändningar kan det bli nödvändigt att inge hundratals hjälpansökningar för att täcka alla tänkbara kombinationer av de olika föreslagna ändringarna. I praktiken lämnar innehavarna ofta in ett begränsat antal hjälpansökningar och anger sedan att de begär att, vid behov, få kombinera kännetecken från dessa inlämnade hjälpansökningar till nya hjälpansökningar. Det är ännu osäkert om detta faktiskt kommer att tillåtas, även om T 1686/21 ger ett visst stöd för detta.

Det första argumentet i ärende T 1686/21 grundades dock delvis på resonemanget att ”invändningsavdelningen tolkade det aktuella kännetecknet som underförstått i krav 1 i dess bibehållna lydelse”. Det är tveksamt om överklagandenämnden skulle ha ansett omständigheterna som exceptionella om så inte hade varit fallet.

Om du vill diskutera hur du kan skydda din innovation är du välkommen att kontakta författaren eller din vanliga patentombud hos Barker Brettell.