När Storbritannien lämnade EU med verkan från och med den 1 januari 2021 fastställde det brittiska immaterialrättsverket (UK IPO) riktlinjer rörande kraven på en delgivningsadress för brittiska immateriella rättigheter för de följande tre åren fram till den 1 januari 2024, särskilt för jämförbara varumärken och mönster.
Det brittiska patent- och varumärkesverket (UK IPO) har nyligen publicerat nya riktlinjer för att sammanfatta den föränderliga praxis och fastställa hur det ska tillgå från och med den 1 januari 2024.
UK IPO kräver en adress i Storbritannien för delgivning
Även om en adress inom EES för delgivning var godtagbar för alla ärenden före brexit, kräver UK IPO – efter Storbritanniens utträde ur EU och domen i ”MARCO POLO”-målet – att en adress för delgivning i Storbritannien (definierad som Storbritannien, Gibraltar eller Kanalöarna, i kortform benämnt ”Storbritannien”) anges när nya ansökningar om patent, varumärken eller mönster lämnas in eller när en befintlig rättighet ifrågasätts av en tredje part.
När är en EES-adress för delgivning fortfarande godtagbar?
Patent – om en adress inom EES är registrerad behöver man inte ange en brittisk delgivningsadress för att förnya ett patent eller ändra innehavarens adress. För alla övriga åtgärder krävs en brittisk delgivningsadress.
Varumärken och mönster – om en adress inom EES är registrerad behöver ingen adress i Storbritannien anges för delgivning i samband med någon av följande åtgärder:
- förnyelse av registreringen
- återlämnande av registreringen
- registrering av ett licensavtal
- ändra ägarens adress
Likvärdiga rättigheter som härrör från EU-varumärken (EUTM) eller mönster (kloner) – vad förändras?
Om du vill ändra den delgivningsadress som är registrerad för ett jämförbart varumärke eller en omregistrerad formgivning den 1 januari 2024 eller senare, kommer UK IPO att kräva en ny delgivningsadress i Storbritannien.
Innehavare av brittiska klonrättigheter som skapats utifrån EU-rättigheter till följd av brexit måste ange en brittisk delgivningsadress för alla jämförbara varumärken eller omregistrerade mönster där de är inblandade i något ogiltighets-, rättelse- eller återkallningsförfarande som inleds den 1 januari 2024 eller senare. UK IPO kommer att begära att innehavaren anger en adress i Storbritannien för delgivning, och om ingen sådan anges kan förfarandet leda till ett positivt utfall, vilket innebär förlust av rättigheterna.
För förfaranden som inletts senast den 31 december 2023 finns det inget krav på att ange en adress i Storbritannien för delgivning avseende befintliga registrerade jämförbara rättigheter som inte härrör från en internationell registrering. Du kan dock byta ut en EES-adress för delgivning mot en adress i Storbritannien om du så önskar.
Jämförbara rättigheter som härrör från EU-registreringar av internationella varumärken eller Haag-mönster – gällande praxis
Till följd av Marco Polo-domen kräver UK IPO redan att det finns en adress i Storbritannien för delgivning om det registrerade varumärket eller mönstret – som härrör från en EU-registrering av ett internationellt varumärke eller ett Haag-mönster – är föremål för något förfarande om ogiltigförklaring, rättelse eller återkallande.
Om en brittisk rättighet härrör från en EU-beteckning av en internationell registrering och den delgivningsadress som är angiven i det brittiska registret inte ligger i Storbritannien, kommer UK IPO att skicka ett meddelande via brev till den adressen, där en tidsfrist på en månad fastställs för att en brittisk delgivningsadress ska lämnas in.
Om du väljer att ändra den befintliga delgivningsadressen som är registrerad för ett jämförbart varumärke eller en omregistrerad formgivning som härrör från en internationell registrering, måste den nya delgivningsadressen vara belägen i Storbritannien.
Barker Brettells råd
Även om en brittisk delgivningsadress tekniskt sett endast krävs vid nya ansökningar, vid vissa registreringar eller när en befintlig rättighet ifrågasätts, har många brittiska varumärken, mönster och patent fortfarande en EES-delgivningsadress. Det finns därför en risk att, om de ifrågasätts och saknar en brittisk delgivningsadress, meddelandet om att en sådan adress krävs inte når fram, vilket kan leda till att den brittiska rättigheten oavsiktligt går förlorad.
Vi rekommenderar därför att en brittisk ombud, till exempel Barker Brettell, utses nu och framöver för alla brittiska rättigheter, inklusive beteckningar enligt brittisk lag, Madridkonventionen och Haagkonventionen, för att undvika eventuella problem om rättigheten skulle bli föremål för angrepp. Rutinerna bör också uppdateras för att säkerställa att detta steg införlivas i ärenden som handläggs inför WIPO.
Om du eller din klient behöver hjälp med att registrera Barker Brettell som delgivningsadress i Storbritannien, eller om du vill diskutera denna fråga vidare, tveka inte att kontakta din vanliga advokat hos Barker Brettell eller någon i vårt varumärkesteam.
”Om du vill ändra den delgivningsadress som är registrerad för ett jämförbart varumärke eller en omregistrerad formgivning den 1 januari 2024 eller senare, kommer UK IPO att kräva en ny delgivningsadress i Storbritannien.”
