知的財産権に関する送達先住所

2021年1月1日付で英国がEUを離脱した際、英国知的財産庁（UK IPO）は、2024年1月1日までの今後3年間、特に類似する商標および意匠について、英国の知的財産権における送達先住所の要件に関する指針を策定した。

英国知的財産庁（UK IPO）は、変化し続ける実務を整理し、2024年1月1日以降の取り扱いについて規定するため、新たなガイダンスを発表しました。

英国知的財産庁（UK IPO）は、送達先として英国国内の住所を要求します

ブレグジット以前は、あらゆる事案において欧州経済領域（EEA）内の送達先住所が認められていましたが、英国のEU離脱および「MARCO POLO」事件の判決を受けて、英国知的財産庁（UK IPO）は、特許、商標、意匠の新規出願を行う場合、または既存の権利が第三者から異議申し立てを受けた場合に、英国（英国、ジブラルタル、チャンネル諸島を指し、以下「英国」と略称）内の送達先住所の提示を義務付けています。

どのような場合に、EEA内の送達先住所が依然として認められるのでしょうか？

特許 ― EEA内の住所が登録されている場合、特許の更新や権利者の住所変更を行う際に、英国の送達先住所を指定する必要はありません。それ以外の手続きについては、英国の送達先住所の指定が必要となります。

商標および意匠 ― EEA内の住所が登録されている場合、以下のいずれの措置についても、英国の送達先住所を提示する必要はありません：

登録の更新
登録の放棄
ライセンス契約の登録
所有者の住所の変更

EU商標（EUTM）または意匠（クローン）に由来する同等の権利――何が変更されるのか？

2024年1月1日以降に、類似する商標または再登録された意匠について登録されている送達先住所を変更する場合、英国知的財産庁（UK IPO）は、英国国内の新しい送達先住所の提示を求めます。

ブレグジットの結果、EUの権利から派生して創設された英国のクローン権利の所有者は、2024年1月1日以降に開始された無効、訂正、または取消しの手続きに関与する場合、該当するすべての類似商標または再登録意匠について、英国における送達先住所を提示する必要があります。英国知的財産庁（UK IPO）は、権利者に対し英国の送達先住所の提供を求めることになります。もし提供されない場合、当該手続が認められ、権利の喪失につながる可能性があります。

2023年12月31日以前に開始された手続については、国際登録に由来しない既存の登録済み類似権利について、英国の送達先住所を提示する義務はありません。ただし、ご希望であれば、EEA内の送達先住所を英国の住所に変更することは可能です。

国際商標またはハーグ意匠のEU登録に由来する同等の権利 ― 現在の実務

「マルコ・ポーロ」判決を受けて、英国知的財産庁（UK IPO）は、国際商標またはハーグ意匠のEU指定に由来する登録商標または意匠が、無効、訂正、または取消しの手続きの対象となる場合、すでに英国国内の送達先住所の指定を義務付けています。

国際登録のEU指定に由来する英国の権利があり、かつ英国登録簿に記載された送達先住所が英国国外にある場合、英国知的財産庁（UK IPO）は、当該住所宛てに郵送による通知書を送付し、英国国内の送達先住所を提示するよう1か月の期限を定める。

国際登録に由来する類似商標または再登録意匠について、登録されている既存の送達先住所を変更する場合、新しい送達先住所は英国国内でなければなりません。

バーカー・ブレテルのアドバイス

技術的には、英国の送達先住所が必要となるのは新規出願、特定の登録手続き、または既存の権利が異議申し立てを受けた場合に限られますが、多くの英国の商標、意匠、特許には依然として欧州経済領域（EEA）の送達先住所が設定されています。そのため、異議申し立てを受けた際に英国の送達先住所が設定されていない場合、英国の送達先住所が必要である旨の通知が届かず、意図せず英国の権利を失うリスクがあります。

したがって、権利が異議申し立ての対象となった場合に問題が生じないよう、英国、マドリッド、ハーグの指定を含むすべての英国における権利について、現在および将来にわたり、バーカー・ブレテル（Barker Brettell）などの英国代理人を任命することをお勧めします。また、WIPOにおける出願手続きにこの措置が確実に組み込まれるよう、手続きを更新する必要があります。

お客様ご自身またはご依頼人が、Barker Brettellを英国における送達先住所として登録する際のお手伝いをご希望の場合、あるいは本件についてさらにご相談をご希望の場合は、お気軽に、普段お取引いただいているBarker Brettellの担当弁護士または当社の商標チームメンバーまでご連絡ください。